SENTÈNCIA En nom del Poble Andorrà.- A la vila d'Andorra la Vella, a 18 de juny de 2009 Reunida la Sala Civil del M.I. Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, sota la presidència del M.I. Sr. Jean Louis Vuillemin, i els magistrats M.I. Sr. Joan Manel Abril Campoy i M.I. Sra. Eulàlia Amat Llari, ha adoptat la resolució següent: ANTECEDENTS DE FET I.- La societat Mena va presentar davant de l'Hble. Batllia demanda a tramitar pel procediment abreujat, contra la societat Amorós en la qual interessava que en el seu dia es dictés sentència en la que: es declari la notorietat i l'anomenada al Principat d'ANDORRA de les marques B.-B. i/o BH.-B.; es declari la nul·litat de les marques de Amorós SL: marca n° 22283 B.C.S. de data 9 de novembre de 2005, per a les classes 30 i 43, Marca n° 22269 B.E., de data 4 de novembre de 2005, per les classes 39, 41, 42 i 43, Marca n° 23558 B.E.A. de data 16 de novembre de 2006, per les classes 39, 41 i 43, Marca n° 23555 (imatge) de data 16 de novembre de 2006 per a les classes 39, 41 i 43, Marca n° 23556 (imatge) de data 16 de novembre de 2006 per a les classes 41 i 43, Marca n° 23557 (imatge de data 16 de novembre de 2006, per a les classes 39, 41 i 43; es prohibeixi a la societat demandada l'ús de les referides marques; es prohibeixi a la societat demandada l'ús dels signes B., B.E., B.E.A. i/o gràfic de Buda per designar el local d'autes així com de qualsevol altre signe similar i susceptible de crear confusió amb les marques de l'actora; es prohibeixi a la societat demandada l'ús dels signes B., B.E., B.E.A. i/o gràfic de Buda per designar productes i activitats relacionades amb els serveis de la restauració, discoteques i oci en general i en particular, qualsevol altre signe similar i susceptible de crear confusió amb les marques de l'actora; es prohibeixi a la societat demandada l'ús dels signes B., B.E., B.E.A. i/o gràfic de Buda en matèria promocional i/o publicitari del local d'autes, com a nom de domini en internet o en qualsevol altre mitjà de comunicació que inclogui aquests signes o qualsevol altre signe similar i susceptible de crear confusió amb les marques de l'actora; es prohibeixi a la societat demandada l'ús dels signes B., B.E., B.E.A. i/o gràfic de Buda per internet i, en conseqüència, s'ordeni el tancament de la pagina web www.B.E.A..com; es prohibeixi a la societat demandada l'ús de la denominació social B.E.A. i que es condemni a la demandada a canviar la seva denominació social per una altra que no provoqui confusió amb les marques de l'actora. II.- La societat B.E.A. va formular les excepcions d'incompetència de jurisdicció i d'inadequació de procediment, de manca de legitimació activa i de defecte legal en la formulació de la demanda; sobre el fons va contestar que la marca BH.-B. no te notorietat a ANDORRA i que cap confusió es pot crear a aquest país. Reconvencionalment, la part defenent va sol·licitar la nul·litat i subsidiàriament la revocació del registre de marca n° 25931 BH.-B.. V.- Per sentència de data 29 de gener del 2009 l'Hble Tribunal Unipersonal de Batlles, Secció Civil, va desestimar la demanda presentada per la societat Mena SA com també les excepcions plantejades per la part demandada; absoldre la defenent de les pretensions de la part adversa i declarar la manca de notorietat a ANDORRA i la manca d'utilització de la marca BH.-B., titularitat de Mena SA; estimar la demanda reconvencional i declarar la nul·litat de la marca BH.-B. registrada el dia 9 d'abril de 2008 en el registre de marques del Principat d'ANDORRA n° 25.931 per Mena SA; condemnar en costes a la part agent segons els termes del darrer Considerant. VI.- Contra aquesta resolució la societat Mena SA ha interposat recurs d'apel·lació. Ha actuat com a magistrat ponent el M.I. Sr. Jean Louis Vuillemin. FONAMENTS DE DRET I.- La part que recorre manifesta: que la marca de la part agent era notòria a ANDORRA abans del novembre de 2005, ja que la notorietat no es desprèn necessàriament de l'ús que s'hagi pogut fer de la marca en el Principat, sinó que és un concepte que es deriva de la confluència de múltiples factors, un d'ells, l'ús en països pròxims i/o amb vincles comercials estrets com succeeix entre ANDORRA i FRANCA, país on s'utilitza habitualment la marca BH. B. de Mena SA; que ha quedat provat que la marca litigiosa era àmpliament coneguda a nivell comunitari i internacional abans del 2005; que un dels socis de la demandada associava directament al local d'Andorra amb el d'aquesta part, buscant posar en valor el local andorrà per associació, inclús per superació del local de Paris; que la prova sobre la notorietat de la marca de l'agent abans de novembre de 2005 no es escassa, i en qualsevol cas, és suficient; que la Convenció de XXXX únicament requereix que el titular marcari estranger provi la notorietat de la seva marca al país d'origen; que atès que la marca notòria té prioritat sobre el registre de les marques, el registre anterior de l'adversa és irrellevant, donada la notorietat de la marca de Mena SA; que la inclusió del vocable B. i/o de la representació de la imatge de Buda en les marques de l'adversa suposa risc de confusió o associació amb la marca d'aquesta part; que l'estimació de la demanda inicial i la desestimació de la demanda reconvencional, així com la mala fe de l'adversa, ha de comportar la seva condemna en costes d'ambdues instàncies. II.- La societat de dret francès Mena SA explota a XXXX, des del dia 5 d'agost de 1996, un negoci de Bar Restaurant, anomenat BH. B., caracteritzat per una decoració oriental i un ambient musical amb venda de productes derivats com samarretes, discs compactes, candeles, etc. Dita societat va registrar les marques B. B. i BH. B. al registre de marques comunitàries en els anys 1998 i 2003. En data 9 de novembre del 2005 la societat de dret andorrà Amorós SL va registrar en el Registre de marca del Principat d'Andorra, la marca B.E. pels productes i/o serveis següents: aparcament, discoteques, diversions, serveis a internet, serveis de restauració (alimentació), cafes-restaurants, serveis de night club i de bar, i també la marca B.E.A. Restaurant y Lounge Club, pels mateixos productes i serveis, així com la marca B.C.S.. Igualment aquesta societat va registrar com reproducció de la marca, uns gràfics representant mans asiàtiques i una imatge del BUDA. II.- S'ha prèviament de posar de manifest que ningú pot apropiar-se el nom i l'imatge del BUDA o BUDDHA que correspon a la figura mundial del fundador de la religió budista, de la mateixa manera que ningú pot apropiar-se el nom i l'imatge del Profeta Mahomet o del Sant Crist que fan part del patrimoni de l'Humanitat. Per conseqüent el litigi es limita a la confrontació de les marques: B. B. o BH. B. d'una part, i B.E. o B.E.A. i B.C.S. d'altra part, sense que s'hagi de considerar que la paraula sola de B. o BH., i/o la reproduccions de mans i de l'imatge de BUDA pugui ser un factor de risc de confusió de les referides marques en la ment del públic. L'article 3 de la Llei de Marques del dia 11 de maig de 1995 estableix que: 1) no es pot adoptar com a marca o com a element d'una marca, cap signe que lesioni un dret anterior; 2) es considera com a constituent d'un dret anterior: a) una marca idèntica o similar per a productes i/o serveis idèntics o similars, si la data d'aquesta marca, o la seva data de prioritat, és anterior, b) una marca idèntica o similar considerada per les autoritats judicials com a notòriament coneguda en el territori del Principat d'Andorra per a productes i/o serveis idèntics o similars, c) un nom comercial o una denominació social registrats, si existeix un risc de confusió o d'associació en la ment del públic... D'altra banda, l'article 6 bis de la Convenció de XXXX del dia 20 de març de 1883 a la qual Andorra es va adherir en data 3 de gener de 1997 estipula que els països de la Unió es comprometen...a refusar o a invalidar el registre i a prohibir la utilització d'una marca que constitueix una reproducció, una imitació o una traducció, susceptibles de crear confusió, d'una marca que l'autoritat competent del país de registre o utilització estima que és molt coneguda en aquest país com a marca d'una persona que té dret als beneficis d'aquest Conveni i que s'utilitza per a productes idèntics o similars; aquestes disposicions també s'han d'aplicar quan la part essencial de la marca constitueix una reproducció d'una marca notòriament coneguda o una imitació susceptible de crear confusió amb aquesta. Es desprèn d'aquestes normes que per fer prohibir l'utilització de la marca B.E., B.C.S. o B.E.A., la societat Mena SA ha d'acreditar que les referides marques són idèntiques o similars a la marca B. B. o BH. B., notòriament coneguda en el territori del Principat i no únicament al país d'origen, com ho interpreta erròniament la part recurrent, per a productes i /o serveis idèntics o similars, o que existeix un risc de confusió o d'associació en la ment del públic. És cert que entre les referides marques existeix una similitud important per serveis o productes idèntics; la problemàtica que es planteja per tal de resoldre el litigi, és la de determinar si la marca de la societat Mena SA gaudia a ANDORRA d'una notorietat suficient, quan la societat adversa va registrar les seves marques. III.- Resulta dels documents que consten en autes que el BH. B. és un establiment parisenc que gaudeix d'una certa notorietat a França, però limitada al públic "branché" de la capital francesa i quasi desconegut de la resta del país. En efecte, la voluminosa documentació de premsa aportada per la societat agent concerneix únicament la celebració del desè aniversari del restaurant, i interessa més les personalitats del món del "showbiz" que foren convidades a aquest esdeveniment, que el mateix restaurant. La resta de la documentació correspon a publicitats en pagines Web, algunes incomprensibles per ésser redactades en llengua anglesa, que no proven res, ja que al dia d'avui, tot establiment, esdeveniment, fet, o altre, que sigui reputat, conegut o confidencial, es pot trobar en les pàgines d'internet, sense que aquesta presència en el web acrediti cap notorietat. Essent el BH. B., un restaurant de tipus particular (lounge), conegut i freqüentat per una clientela pertanyent a un medi restringit, no es pot considerar que el mateix gaudeix d'una notorietat tant famosa a França com als altres països, que no s'ha pogut ignorar a Andorra, encara que els socis de la societat Amorós SL hagin volgut crear un concepte de restaurant similar. Tampoc no es prova que s'hagi difusat a Andorra publicitat pel BH. B. de XXXX, o que aquest restaurant sigui conegut dels Andorrans abans de l'any 2005 i fins i tot desprès. Dit això, es desprèn de l'acte de constatació del Notari Herrera que l'any 2008 alguns negocis del Principat comercialitzaven compact discs amb la denominació BH. B.; nogensmenys, no tant sol no existeix la prova que aquesta comercialització s'hagi començat abans de l'any 2005, sinó que es tracta de compilacions musicals que poden ésser apreciades pel públic andorrà sense que el mateix fes una qualsevol relació entre aquesta música i un restaurant parisenc. Per poder prohibir l'utilització d'una marca idèntica per raó de notorietat, la marca que es considera lesionada ha d'establir que la notorietat que invoca correspon a una reputació i un prestigi abundament compartit en el públic del país en que sol·licita la prohibició de la marca similar. En cas d'autes, la part agent no estableix que la població andorrana o part de la mateixa, tingui coneixement del prestigi que gaudeix un establiment parisenc en el medi molt selecte i restringit dels noctàmbuls de la capital francesa o de les altres grans ciutats cosmopolites. En conseqüència s'ha de confirmar la desestimació de la demanda de la societat Mena SA. IV.- Respecte a la demanda reconvencional formulada per la part recorreguda, força és de constatar que en tràmit d'apel·lació la societat Mena SA no fa cap crítica de la resolució impugnada. V.- La desestimació del recurs determina l'imposició de les costes de segona instància a la part recurrent. Vistos la legislació vigent i els Usos i Costums aplicables al present cas, La Sala Civil del M.I. Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Decisio DECIDEIX Desestimar el recurs de la societat Mena SA; Confirmar la sentència de l'Hble. Tribunal Unipersonal de Batlles, de data 29 de gener del 2009 en totes les seves disposicions; Condemnar a la societat recurrent al pagament de les costes de segona instancia. Així per aquesta nostra resolució, de la qual en serà tramés testimoni a l'Hble. President de la Batllia, per al seu coneixement i als efectes escaients, definitivament jutjant, ho pronunciem, manem i signem.- Subir Diccionario RAE