Le litige s'inscrit dans le cadre de la procédure d'attribution de l'unique licence d'installation et d'exploitation d'un casino de jeu en Principauté d'Andorre, initiée par un appel d'offres international publié au Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA) le 13 juillet 2017.

Conformément aux prescriptions du cahier des charges régissant cette consultation publique, les entités candidates étaient tenues de procéder préalablement à la réservation de la dénomination commerciale sous laquelle l'exploitation de l'établissement de jeux devait intervenir. Deux concurrents principaux se sont affrontés dans ce cadre : d'une part, la société Seco, qui a concouru en réservant la dénomination commerciale « C » ; d'autre part, la société Corbacho, qui a soumis son offre sous l'enseigne et la marque « D ».

À l'issue de la première phase de la procédure d'adjudication, la société Seco a été désignée adjudicataire. Cette décision a ouvert, au cours du mois de juillet 2018, la seconde phase de la procédure administrative, destinée à instruire et à formaliser l'octroi de la licence de catégorie A, titre habilitant indispensable à l'exploitation effective du casino en vertu de la réglementation andorrane des jeux de hasard.

Dans le cours de cette seconde phase, la société Seco a procédé au renouvellement de la réservation de son nom commercial « C ». Une première réservation lui a été accordée le 24 septembre 2018, venant à échéance le 23 décembre 2018. Toutefois, la société Seco n'a sollicité la prorogation formelle de ladite dénomination que le 17 janvier 2019 (cette troisième réservation devant expirer le 28 avril 2019).

Profitant du hiatus temporel de quelques semaines séparant l'expiration de la deuxième réservation (le 23 décembre 2018) et le dépôt de la troisième demande par son adversaire (le 17 janvier 2019), la société Corbacho, classée en deuxième position lors du concours international, a opéré une manœuvre d'anticipation sur le terrain de la propriété industrielle. Le 3 janvier 2019, Corbacho a déposé et enregistré auprès de l'Office des marques de la Principauté la marque verbale « C » sous le numéro YYYYY, désignant expressément la classe 41 (englobant l'exploitation de casinos de jeux) ainsi que les classes connexes 9 et 43.

Ultérieurement, la procédure administrative s'est poursuivie devant les instances de régulation. Par une résolution du 4 septembre 2020, le président du Consell Regulador Andorrà del Joc (CRAJ) a octroyé à la société Seco la licence de classe A (sous le numéro A-1/20) sous le nom commercial « C », après que cette dernière a obtenu le succès de son recours dirigé contre une décision antérieure du CRAJ en date du 30 janvier 2019. Parallèlement, Seco a sollicité et obtenu le permis de construire de l'édifice destiné à accueillir le futur casino.

Chacune des deux entreprises a par ailleurs engagé une procédure d'invalidation et de contestation des dépôts et réservations de marque de son adversaire, instances qui ont été jointes au fond.

B. Le parcours procédural et les prétentions des parties

C'est dans ce climat de vive concurrence que la société Corbacho a introduit, par exploit du 24 septembre 2019, une demande d'injonctions et de mesures provisoires (mesures cautelars) à l'encontre de la société Seco.

Au soutien de son action conservatoire, la demanderesse invoquait la protection conférée par la législation andorrane sur les signes distinctifs :

1. Sur le fondement de l'article 3 de la loi sur les marques du 11 mai 1995 (Llei de marques), Corbacho demandait qu'il soit fait interdiction à Seco d'adopter la marque numéro XXXXX « C », en faisant valoir que cette adoption porterait atteinte à son droit antérieur issu de son propre enregistrement n° YYYYY, et sollicitait la prohibition de tout usage découlant d'un tel dépôt pour les produits et services visés.
2. Sur le fondement de l'article 14 de la même loi, elle demandait qu'il soit enjoint à Seco de respecter les prérogatives exclusives attachées à la marque n° YYYYY « C », ce qui devait se traduire concrètement par l'interdiction faite à Seco :
   • d'accomplir toute démarche tendant à obtenir la réservation du nom commercial « C » pour une activité de casino ou similaire ;
   • d'être titulaire d'une quelconque marque reprenant les signes « C » pour les produits et services identiques ou similaires ;
   • de réaliser tout acte préparatoire ou matériel visant à l'ouverture d'un casino sous la dénomination « C ».
3. Enfin, Corbacho réclamait la notification urgente de l'injonction judiciaire à la société Seco, au régulateur du jeu (CRAJ), à l'Office des marques et brevets d'Andorre (Oficina de Marques i Patents del Principat d'Andorra) et au Gouvernement andorran.

La société Seco a conclu au rejet de ces prétentions par mémoire du 12 novembre 2019, soutenant à titre subsidiaire que si de telles mesures devaient être ordonnées, la demanderesse soit astreinte à la constitution d'un cautionnement bancaire préalable (caució bancària) d'un montant de 15 871 557 euros, afin de garantir l'indemnisation des préjudices considérables qu'une paralysie de l'exploitation engendrerait.

Par une ordonnance (Aute) rendue le 17 janvier 2020, le juge de première instance (la Batllia) a débouté la société Corbacho de sa demande de mesures provisoires, sans faire de condamnation spéciale aux dépens.

Pour statuer ainsi, le premier juge a estimé que le fumus boni iuris (l'apparence de bon droit) faisait défaut. Selon l'ordonnance entreprise, l'existence formelle d'un enregistrement de marque ne conférait pas un droit automatique à l'obtention de mesures conservatoires ; il incombait au titulaire de prouver que l'usage prétendu affectait concrètement un bien ou un service effectivement commercialisé par lui, preuve qui n'était pas rapportée en l'espèce.

La société Corbacho a interjeté appel de cette décision devant la chambre civile du Tribunal Superior de Justícia d'Andorra. Dans ses conclusions d'appel du 3 décembre 2020, elle demandait l'infirmation intégrale de la décision de la Batllia, le prononcé des mesures conservatoires réclamées et la condamnation de son adversaire aux dépens.

À l'appui de son recours, Corbacho reprochait au premier juge d'avoir dénaturé les critères régissant les mesures provisoires. D'une part, elle soutenait que la protection conférée par l'enregistrement d'une marque est prioritaire et autonome par rapport à la mise sur le marché effective d'un produit, la phase de développement industriel et

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA

Sala Civil

TSJC.- 0000267/2020 ORIGEN: 2000262/2019 - 00

NIG: 5300542120190001673

PARTS:

Apel·lant: Corbacho Representant: Sra. Arnau Advocat: Sr. Manzanares

Apel·lat: Seco Representant: Sra. Gutierrez Advocat: Sr. Ricart

Apel·lat: GOVERN i Sra. Ferrer

Representant: Sra. Aguilar

Advocat: Sra. Arnau

OBJECTE: mesura cautelar, marca

AUTE 247-2021

Andorra la Vella, el 29 d'octubre del 2021

Reunida la Sala Civil del Tribunal Superior de Justícia d'Andorra ha vist el recurs d'apel·lació a les actuacions més amunt referenciades.

En la tramitació d'aquestes actuacions han estat observades les prescripcions legals, i ha estat ponent el magistrat Sr. Jaume Tor Porta, el qual expressa el parer del Tribunal.

ANTECEDENTS DE FET

1.- Mitjançant escrit de data 24-9-2019, la representació processal de la societat Corbacho formulava demanda de mesures cautelars contra la societat Seco, sol·licitant es dictés Resolució prohibint a aquesta darrera, sota constrenyiment de continuar lesionant els següents drets:

Segons l'art. 3 de la Llei de marques, dret a que no s'adopti la marca núm. XXXXX "C", ja que lesiona el dret anterior d'aquesta part esmentat al punt 4.2.3- del present escrit, tot el que ha de comportar la prohibició a la societat Seco d'usar tot dret que derivi del registre de dita marca núm. XXXXX "C" per tots aquells serveis i productes designats en la marca núm. YYYYY "C";

Segons l'art. 14 de la Llei de marques, el dret a que es respectin totes les prohibicions contemplades en dit article, i en particular, prohibir la societat Seco d'usar la marca "C" per tots aquells serveis i productes designats en la marca núm. YYYYY "C", tot el que ha de comportar la prohibició a la societat Seco de:

Realitzar tota mena d'actuació encaminada a assolir la reserva del nom comercial "C" per una activitat d'explotació d'un casino de joc, tota altra similar, i/o que impliqui la prestació dels serveis designats en el registre de la nostra marca núm. YYYYY;

Ser titular d'una marca amb els signes de "C" per tots aquells serveis i productes designats en la marca núm. YYYYY "C";

Realitzar tota mena d'actuació encaminada a obrir un casino de joc sota el nom de "C";

i notificar urgentment dita resolució a la societat Seco, el Consell Regulador Andorra del Joc, l'Oficina de Marques i Patents del Principat d'Andorra i al M.l. Govern d'Andorra als efectes escaients.

2.- En data 12-11-2019, la representació processal de la societat Seco contestava la petició de mesures cautelars articulada de contrari, oposant-se a la seva adopció tot i sol·licitant es dictés Resolució denegant-la o subsidiàriament exigint a la instant de la mesura una caució bancària per import de 15.871.557.EUR

3.- En data 17-1-2020, l'òrgan Judicial d'instància dictava Aute amb la següent part dispositiva:

"Primer.- Desestimar la mesura cautelar sol·licitada per la societat Corbacho mitjançant escrit de data 24 de setembre de 2019.

Segon.- No fer especial imposició de costes.

Tercer.- Donar trasllat a la representació processal de Corbacho i als Cridats en Garantia de l'escrit presentat en data 13 de gener de 2020 per la representació processal de Seco, als efectes escaients.

Quart.- Notificar la present resolució judicial a la part actora."

4.- La representació processal de la societat Corbacho ha formulat recurs d'apel·lació contra aquesta decisió i mitjançant escrit de conclusions de data 3-12-2020 interessa la seva revocació íntegra i en el seu lloc es dicti Resolució que aculli íntegrament la mesura cautelar en el seu dia demanada i imposant a la contrapart el pagament de les costes ocasionades.

5.- La representació processal de Seco s'ha oposat al recurs d'apel·lació articulat en el seu dia, interessant es dicti Aute desestimant-lo i confirmant la decisió recorreguda, imposant a la part apel·lant les costes processals, inclosos els honoraris d'advocat i de procurador.

6.- Per Aute de 30-4-2021, es decidia donar lloc parcialment a les pretensions probatòries adduïdes per la societat Seco en aquesta alçada, incorporant-se amb efectes probatoris, la resolució de data 4-9-2020 dictada pel President del CRAJ, acordant entre altres atorgar una llicència de classe A amb número A-1/20 a la mercantil Seco amb nom comercial "C".

7.- Les parts litigants s'han pogut pronunciar en relació a la prova complementària practicada en aquesta alçada.

FONAMENTS DE DRET

Primer.- A través de la mesura cautelar sol·licitada, la societat Corbacho pretén fonamentalment que es prohibeixi a la societat Seco l'ús de la marca "C" titularitat de la demandant (número YYYYY del registre de marques) i tanmateix se li impedeixi inscriure la marca amb idèntica denominació (núm. XXXXX), en tots els productes i serveis susceptibles de trobar cabuda en les activitats protegides per la primera.

L'òrgan judicial d'instància desestima l'adopció de la mesura cautelar argumentant essencialment que malgrat la marca de constant referència pogués haver estat registrada, en la data en què intervenia la petició que s'examinava no existia prova que la mateixa afectés cap bé o servei comercialitzat per Corbacho, considerant que la mera existència d'un registre de marca no comportava el dret de poder sol·licitar una mesura cautelar sinó que era necessari també que s'identifiqués el producte o servei afectat per la utilització fraudulenta de la marca pel tercer. En aquesta eventualitat considera que el "fumus boni iuris" necessari per a adoptar una mesura cautelar no concorria en el supòsit examinat.

Segon.- La representació processal de la societat Corbacho s'alça contra aquesta decisió amb fonament als següents motius de greuge.

Després de recordar la doctrina de la Sala quant als requisits necessaris per a l'adopció d'una mesura cautelar, considera que el relatiu al "periculum in mora" s'havia de valorar en funció del risc que la decisió judicial que es dicti en el seu dia no es pugui executar, sense que resulti procedent apreciar-la en funció d'altres paràmetres, com proposa la Batlle. Quant als arguments en què la decisió adoptada es recolzava, manté que el dret que confereix la titularitat d'una marca ha de ser protegit de forma prioritària a la comercialització d'un producte o d'un servei atès que resultava usual que les empreses abans de comercialitzar determinat producte o servei es dedicaven al seu desenvolupament el que exigia d'un marc jurídic segur, amb una protecció adequada, sense que durant aquesta fase es pogués exigir als titulars de la marca que identifiquessin cap producte o servei, especialment quan l'àmbit de la protecció que es reclamava intervenia entre empreses d'un mateix sector.

D'altra part i en relació amb el requisit del "periculum in mora" manté que les mesures cautelars que se sol·licitaven resultaven coherents amb el que en la demanda se sol·licitava i que aquí la seva adopció resultava necessària per a evitar que la marca de la seva titularitat pogués ser utilitzada per la demandada; ús del qual derivaria una clara confusió en la ment del públic que calia evitar atès que podia comportar un perjudici important per la seva representada, de difícil o impossible reparació tot remetent-se al seu escrit rector en relació amb les conductes prohibits que haurien estat realitzades per la societat defenent, respecte de les quals efectuava especial èmfasi en què Seco havia vist triomfar el recurs contra la resolució del CRAJ de data 30 de gener de 2019, obtenint la llicència per l'explotació del casino de joc sota el nom de "C" i que alhora havia sol·licitat i obtingut el permís de construcció de l'edifici destinat a l'explotació del Casino. En aquesta situació considera que l'element del "periculum in mora" quedava reunit, "ja que Seco, amb total impunitat, efectua actuacions prohibits en vulneració del dret de marca d'aquesta part, creant un important risc de confusió en la ment del públic, que pot implicar un perjudici de difícil per no dir d'impossible reparació, tot el que fa que, de no donar lloc a les dites mesures cautelars, existia un risc que la Sentència, que en el seu dia es dicti, pugui no tenir efectes per arribar massa tard, privant a aquesta part d'una tutela judicial eficaç".

Tercer.- Aquesta Sala ha pogut pronunciar-se repetidament respecte a la naturalesa i dels requisits que s'exigeixen per a l'adopció d'una mesura cautelar.

A títol il·lustratiu en l'Aute de 16-1-2020 (TSJC-25/2019) que repreníem en l'Aute de 29-1-2021 (TSJC-178/2020) sosteníem:

"Quart.- Quant a la naturalesa de les mesures cautelars Les mesures cautelars tendeixen a garantir la viabilitat dels efectes de la resolució judicial que es pronunciï definitivament sobre l'objecte d'un procés determinat, i sorgeixen en els ordenaments processals com a mecanisme pal·liatiu a la durada excessiva dels processos amb vocació a fer front al risc de que durant el lapse de temps que transcorre entre l'inici d'un procés i la resolució que li posa fi es produeixin circumstàncies que puguin impedir la seva execució efectiva. En definitiva, a través del recurs a les mateixes es pretén assegurar que el conflicte que han de resoldre els òrgans jurisdiccionals pugui ser examinat amb normalitat, assegurant provisionalment alguns dels efectes característics de la resolució definitiva, possibilitant que la mateixa en el futur es compleixi íntegrament.

El fonament de les mesures cautelars rau en la tutela judicial efectiva de l'art. 10 de la Constitució, que imposa a l'Estat l'obligació d'assegurar una solució efectiva als conflictes entaulats en el si de la societat, obligació que en darrer terme sols podrà assolir-se mitjançant l'execució efectiva de les Sentències dictades pels òrgans jurisdiccionals, i en determinats supòsits al recurs a les mesures cautelars enteses com a una tutela anticipada i asseguradora esdevé imprescindible per assolir aquest deure fonamental.

Afegirem finalment que les mesures cautelars no són autònomes: no disposen de virtualitat pròpia, sinó que es troben directa i indissolublement associades a un procés concret (quina resolució definitiva pretenen garantir), subjectant-se a les contingències i vicissituds que en aquest darrer intervenen (es parla del caràcter accessori o instrumental de les mesures cautelars)".

Cinquè.- Pel que es refereix a la concurrència (negada per la part recurrent) dels requisits necessaris per a l'acolliment de la mesura cautelar sol·licitada.

Aquesta Sala ha tingut ocasió en reiterades vegades, d'interpretar les exigències de l'article 2 del Decret d'1-05-1922, segons les quals es precisa per a donar lloc a l'embargament preventiu la concurrència del "fumus boni iuris" o aparença de bon dret i del "periculum in mora" o risc que es pugui produir la ineficàcia de l'execució del pronunciament judicial per absència de béns. En relació a aquests requisits, en el recent Aute de 27-9-2019 (rotlle TSJC-430/2018) sosteníem que "El primer, ve referit a que, en un judici provisional i indiciari que no ha de prejutjar la decisió final, sembla que la part sol·licitant pot tenir ben fonamentada la seva pretensió en el plet principal. Dit en altres paraules, a priori la seva pretensió principal de la demanda pot tenir algún fonament sòlid abans que encara s'hagi sentit la part contrària (si la mesura es demana inaudita parte) o bé encara que sentida la part contrària encara no s'ha practicat la prova. El segon, el denominat periculum in mora, no té altra finalitat que l'actuació o resposta judicial ràpida del Poder Judicial en adoptar mesures que, de no prendre fins esperar al resultat definitiu del litigi, farien inefectiva la protecció dels Tribunals. Lògicament la previsió del legislador és que davant una situació imminent i aparentment justificada s'adopti una decisió judicial provisional, cautelar i amb contrapesos (caució a la sol·licitant, per exemple, o la possibilitat d'oposició de la part afectada) que permeti comprovar que la tutela dels òrgans judicials es fa efectiva, real i no merament teòrica o simbòlica perquè arriba tard".

Quart.- La sol·licitud de tutela cautelar que aquí Corbacho planteja requereix situar-la precisament en el context que l'enregistrament de la marca "C" intervenia, el tot per a determinar si els requisits que han de concórrer per al seu atorgament es troben reunits.

En aquestes coordenades destacarem que ambdues societats avui litigants participaven en el concurs internacional per a instal·lar i explotar un Casino a Andorra (BOPA de 13-7-2017). Segon el plec de bases que regia aquest concurs, s'exigia a les postulants la presentació i reserva del nom comercial a través del qual l'explotació del casino intervindria, fent-ho Seco amb el nom "C" i Corbacho amb el nom i marca "D". Aquesta primera fase del concurs era adjudicada a la mercantil Seco, iniciant-se en el decurs del mes de juliol del 2018, la seva segona fase, adreçada a atorgar a l'adjudicatari, la llicència de classe A necessària a l'explotació d'un Casino. Aquesta segona fase concloïa mitjançant l'atorgament de la llicència corresponent a la societat aquí demandada en data 4-09-2020. En la tramitació d'aquesta segona fase, Seco realitzava una nova reserva del nom controvertit que s'atorgava en data 24-9-2018 i caducava el 23-12-2018 i altra posteriorment el 17-1-2019 que vencia el 28-4-2019. Succeïa però, que en el període comprès entre el moment en què caducava la segona reserva del nom comercial i marca (23-12-2018) i el dia en què Seco sol·licitava per tercer cop la reserva del nom comercial constantment referits (17-1-2019), la societat Corbacho -que havia assolit la segona posició en el concurs indicat- registrava la marca "C", concretament el 3-1-2019 (número YYYYY) per les classes 41 (explotació de casino) i altres categories amb estreta relació amb l'àmbit del joc (9 i 43).

Finalment no podem passar per alt que ambdues societats han impugnat els registres de marca realitzats per la contrària, actuacions que han estat acumulades i se segueixen en el procediment dalt referenciat en què intervenia la mesura cautelar que origina aquesta Resolució.

Cinquè.- El titular del registre d'una marca adquireix un dret de propietat sobre la marca registrada per als productes o serveis que hagi designat (art. 14 Llei de Marques de l'11-5-1995) que impedeix la seva reproducció i ús per a productes o serveis idèntics als designats per part de tercers no autoritzats així com la seva reproducció i imitació per a productes o serveis quan són susceptibles d'originar una confusió en la ment del públic. Malgrat la contundència d'aquesta previsió legal, a l'hora d'arbitrar sobre la concurrència dels requisits necessaris per a adoptar la mesura cautelar que se sol·licita, resulta indispensable valorar les condicions i possibilitats del seu ús per part del mateix titular de la marca.

En el present supòsit i encara que Corbacho pugui ser el titular de la marca, succeeix que ara per ara i sense perjudici del que pugui succeir de resultes de la impugnació del concurs realitzat, aquesta no pot explotar-la per als productes i serveis que ha estat sol·licitada a Andorra. En efecte, només Seco té adjudicat el concurs per a l'obertura d'un Casino i s'ha vist reconeguda la llicència de classe A per instal·lar i explotar aquesta instal·lació a Andorra, en un règim actualment de monopoli o exclusivitat. D'altra part, hem de recordar que segons l'oferta que la societat recurrent realitzava, la denominació comercial del seu projecte consistia en "D", que era la marca a través de la qual s'hauria d'haver explotat el seu Casino, sense que per tant tampoc des d'aquesta perspectiva s'albiri el perjudici que la manca d'adopció de la mesura cautelar que interessa li podria ocasionar. En tal situació, el requisit relatiu al periculum in mora que l'adopció de tota mesura cautelar exigeix, no concorre el que ja per si sol, ens aboca a confirmar la Resolució recorreguda, desestimant el recurs d'apel·lació articulat al seu respecte.

Sisè.- La desestimació del recurs articulat comportarà en mèrits de la regla del venciment objectiu, que les costes derivades del mateix i ocasionades en aquesta alçada hagin de ser imposades a la part recurrent.

Decisio

En atenció a tot el que s'ha exposat, el Tribunal Superior de Justícia, Sala Civil, en nom del poble andorrà,

DECIDEIX

DESESTIMAR el recurs d'apel·lació articulat per la societat Corbacho contra l'Aute 11/2020 dictat el dia 17-1-2020 que confirmem íntegrament. Imposem a la part recurrent el pagament de les costes ocasionades en aquesta alçada.

Aquest Aute és ferm i executiu.

Així, per aquest nostre Aute, definitivament jutjant, ho manem i signem.

Subir

Diccionario RAE