Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 2018-10-23, n° 20181023_TALuxRef_TAL-2018-04718a-access

O R D O N N A N C E qui suit: Par exploit d’huissier de justice Pierre BIEL du 13 juillet 2018, la société anonyme de droit belge BOMMERANG CORE COMPANY S.A. a fait comparaître la société à responsabilité limitée NEXAD Sàrl devant Madame le Président du tribunal d’arrondissement, siégeant comme juge des référés, pour voir

• constater qu’en utilisant sans autorisation la marque de la société BOOMERANG, notamment (i) à titre de nom commercial et d’enseigne «Boomerang Magazine » (ii) dans le nom de domaine, sur le site Internet www.boomerang.lu et en tant qu’adresse email ayant l’extension «...@boomerang.lu » et (iii) dans le magazine qu’elle édite, la société NEXAD a porté atteinte aux droits exclusifs de la marque Benelux « BOOMERANG » n° 0494348 ;

• partant ordonner à la société NEXAD de cesser toute utilisation, à quelque titre que ce soit, du signe « BOOMERANG » et notamment de (i) supprimer le nom commercial et l’enseigne «Boomerang Magazine » du registre de commerce et des sociétés luxembourgeois, et en interdire leur utilisation, (ii) cesser l’utilisation du nom de domaine mentionné ci-dessus respectivement supprimer le signe « BOOMERANG » dudit nom de domaine, (iii) supprimer toute mention ou référence à « BOOMERANG » sur le site Internet mentionné ci-dessus, et (iv) cesser la diffusion du magazine édité sous le nom « Boomerang Magazine », le tout sous peine d’une astreinte de 5.000 euros par jour d’utilisation endéans un délai de 5 jours après la signification de l’ordonnance à intervenir ;

• condamner la société NEXAD à retirer tous les magazines édités sous le nom «Boomerang Magazine » de l’ensemble des points de vente à ses propres frais endéans un délai de 10 jours après la signification de l’ordonnance à intervenir sous peine d’une astreinte de 5.000 euros par jour de retard;

• condamner la société NEXAD à détruire tous les magazines imprimés et/ou édités et/ou diffusés sous le nom «Boomerang Magazine » à ses propres frais endéans un délai de 10 jours après la signification de l’ordonnance à intervenir sous peine d’une astreinte de 5.000 euros par jour de retard;

• condamner la société NEXAD à procéder auprès de la société qui a enregistré ledit nom de domaine, au transfert de celui-ci au profit de la partie requérante en abandonnant ce nom de domaine dans les 24 heures de la signification de 2

l’ordonnance à intervenir sous peine d’une astreinte de 5.000 euros par jour de retard ; condamner la partie défenderesse au paiement d’une indemnité de procédure de 2.500 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile alors qu’il serait inéquitable de laisser les frais de la présente instance à la charge de la requérante ; condamner la partie défenderesse à tous les frais et dépens de l’instance.

A l’appui de sa demande, la requérante expose être titulaire de la marque verbale Benelux « BOOMERANG » enregistrée à l’Office Benelux de la Propriété intellectuelle (OBPI) sous le numéro 0494348 depuis le 4 mars 1991 pour les produits et services de la classe 16 (produits de l’imprimerie) et classe 35 (services de publicité et de promotion publicitaire, diffusion de matériel publicitaire, diffusion d’annonces publicitaires), de sorte à disposer de l’exclusivité de la marque pour tout le territoire du Benelux. Aussi, l’assignée, en utilisant le signe « BOOMERANG » dans le cadre de son nom de domaine www.boomerang.lu et de son adresse de courriel « info@boomerang.lu », en lançant un magazine publicitaire sous le nom de « BOOMERANG », en faisant usage du signe « BOOMERANG » sur Facebook et en étant enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous l’enseigne commerciale « BOOMERANG MAGAZINE » porterait atteinte aux droits de la requérante, ces agissements étant constitutifs d’une contrefaçon de la marque verbale « BOOMERANG ». Elle précise que la société NEXAD Sàrl commet ainsi une voie de fait caractérisée, ainsi qu’une violation de l’article 2.20.1 de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle, et que la mauvaise foi de l’assignée serait d’autant plus flagrante que la société NEXAD Sàrl aurait été créée et serait dirigée par un ancien salarié de la société BOOMERANG, qui aurait une parfaite connaissance de l’existence de la marque verbale « BOOMERANG » au profit de la requérante. La société NEXAD Sàrl donne à considérer que la société INDOOR MEDIA COMPANY Luxembourg SA et/ou BOOMERANG Luxembourg SA, dont la requérante fut l’actionnaire unique, a cessé toute activité commerciale au mois de février 2014 en procédant au licenciement de tous ses salariés, dont la gérant actuel de la société NEXAD Sàrl et que la société fut dissoute en date du 29 décembre 2017. Depuis mai 2014, le site internet « www.boomerang.lu » aurait été dévié vers le site www.boomerang.be pour être fermé à partir de 2016. Aujourd’hui, 74 dépôts de la marque « BOOMERANG » seraient enregistrés à l’OBPI, dont la marque « BOOMERANG » que la requérante aurait fait enregistrer le 4 mars 1991 pour les classes 16 (produits de l’imprimerie) et 35 (services de publicité et de promotion publicitaire, diffusion de matériel publicitaire, diffusion d’annonces publicitaires) et la marque « BOOMERANG MAGAZINE » que la société NEXAD Sàrl a fait enregistrer le 18 mars 2018 pour les classes 35 (services de publicité et de promotion publicitaire, diffusion de matériel publicitaire, diffusion d’annonces publicitaires) et 41 (édition de magazines). Or, la parution de l’unique magazine de 3

l’assignée figurerait dans la catégorie 41 pour laquelle la requérante ne saurait invoquer un droit de protection. Dans la mesure où la requérante dispose d’une protection concernant la classe 35, la société NEXAD Sàrl se déclare d’accord à rectifier son dépôt auprès de l’OBPI en supprimant la classe 35 mais s’oppose à ce que la protection dont la requérante se prévaut au titre de la classe 16 puisse englober l’édition de magazines telle que prévue pour la classe 41 pour laquelle la requérante n’a pas effectué de dépôt auprès de l’OBPI. La requérante au contraire de faire valoir que la classe 16 englobe l’édition de magazines et qu’en raison de son usage de la marque « BOOMERANG » antérieurement au dépôt de la marque « BOOMERANG MAGAZINE » par l’assignée, elle dispose d’un droit incontestable à la protection de tous les produits et sous-produits de cette marque, peu importe la classe pour laquelle la marque a été enregistrée. En cours de délibéré, la requérante verse une note et des pièces concernant l’étendue de la protection dont elle bénéficie, compte tenu du fait qu’à l’audience publique du 17 septembre 2018, il y aurait eu un doute quant aux produits pour lesquels la marque Benelux « BOOMERANG » est enregistrée. En application du principe du contradictoire et du respect des droits de la défense et en vertu de l’article 282 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu d’écarter des débats la note et les pièces déposées au greffe du tribunal en date du 1er octobre 2018. La demande est basée sur les dispositions des articles 2.20.1 a) et b) de la Convention Benelux en matière de Propriété Intellectuelle, ainsi que sur les articles 933 et 932 du nouveau code de procédure civile. D’après l’article 2.20 de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle « 1. La marque enregistrée confère à son titulaire un droit exclusif. Sans préjudice de l’application éventuelle du droit commun en matière de responsabilité civile, le droit exclusif à la marque permet au titulaire d’interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement : a. de faire usage dans la vie des affaires, d’un signe identique à la marque pour des produits ou services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée ; b. de faire usage dans la vie des affaires, d’un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou services couverts par la marque et le signe, il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion qui comprend le risque d’association entre le signe et la marque ;… En principe, le dépôt confère au titulaire de la marque un droit d’usage exclusif sur la marque et le droit de s’opposer à tout emploi qui serait fait de la marque par un tiers.

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L’article 2.22 de la Convention de Benelux en matière de propriété intellectuelle dispose que:

1. Sans préjudice des éventuels dommages-intérêts dus au titulaire de la marque à raison de l’atteinte et sans dédommagement d’aucune sorte, le tribunal peut ordonner à la demande du titulaire de la marque le rappel des circuits commerciaux, la mise à l’écart définitive des circuits commerciaux ou la destruction des biens qui portent atteinte à un droit de marque, ainsi que, dans les cas appropriés, des matériaux et instruments ayant principalement servi à la fabrication de ces biens. Ces mesures sont mises en oeuvre aux frais du contrevenant, à moins que des raisons particulières ne s’y opposent. Lors de l’appréciation d’une demande telle que visée dans le présent alinéa, il sera tenu compte de la proportionnalité entre la gravité de l’atteinte et les mesures correctives ordonnées, ainsi que des intérêts des tiers. ….
2. Le tribunal peut, à la demande du titulaire de la marque, rendre une injonction de cessation de services à l’encontre des intermédiaires dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à son droit de marque.
3. Le tribunal peut ordonner, à la demande du requérant et aux frais du contrevenant, que des mesures de publication appropriées soient prises pour la diffusion de l’information concernant la décision. La mesure d’interdiction sous peine d’astreinte peut être obtenue en référé. Aux termes de l’article 933 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile « le président, ou le juge qui le remplace, peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. » Le dommage imminent de l’article 933 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile est la voie de fait dont les circonstances font admettre qu’elle est sur le point de se produire incessamment et qu’il faut prévenir par des mesures appropriées. Le trouble manifestement illicite est la voie de fait qui s’est déjà produite et qu’il s’agit de faire cesser, en général, par une mesure de remise en état. La voie de fait qui est sur le point de se produire présupposant, aux termes même de la loi, l’existence d’un dommage imminent, la voie de fait qui s’est réalisée implique à plus forte raison l’existence d’un dommage. Plus précisément encore, le trouble manifestement illicite constitutif de la voie de fait déjà réalisée, comporte tant l’acte perturbateur imputable au défendeur, que le dommage réalisé, subi par le demandeur ((…), La Pratique des Procédures Rapides, référés, ordonnances sur requête, procédures d’injonction, no 88). Les deux hypothèses pour lesquelles l’article 933 alinéa 1er, 1ère phrase du nouveau code de procédure civile confère pouvoir au juge des référés pour intervenir présupposent par conséquent par elles-mêmes l’existence d’un préjudice, soit résulté, soit sur le point de se produire dans le chef de celui qui agit sur la base de cet article. 5

Par conséquent, pour que l’on se trouve en présence de faits manifestement illicites justifiant l’intervention du juge des référés sur la base de l’article 933 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile, il faut non seulement l’existence d’actes manifestement illicites, mais encore que ceux-ci causent, ou causeront incessamment à celui qui agit en justice un préjudice à ses biens, à ses droits ou prétentions certains et évidents. En l’occurrence, il résulte des pièces versées en cause que la marque « BOOMERANG » a été déposée et enregistrée au nom de la société anonyme de droit belge BOMMERANG CORE COMPANY S.A. comme marque verbale pour les classes 16 (produits de l’imprimerie) et 35 (services de publicité et de promotion publicitaire, diffusion de matériel publicitaire, diffusion d’annonces publicitaires) auprès de l’OBPI en date du 4 mars 1991, le dépôt ayant été renouvelé le 4 mars 2010 et venant à échéance le 4 mars 2021. La requérante dispose dès lors, en principe, jusqu’au 4 mars 2021 d’un droit d’usage exclusif sur la marque verbale « BOOMERANG » et le droit de s’opposer à tout emploi qui serait fait de la marque par un tiers, suite au dépôt de la marque pour les classes 16 et 35 auprès de l’OBPI. La société NEXAD Sàrl a été constituée le 29 novembre 2016, entre autres par A), ancien salarié de la société de droit luxembourgeois INDOOR MEDIA COMPANY Luxembourg SA et/ou BOOMERANG Luxembourg SA, filiales de la société anonyme de droit belge BOMMERANG CORE COMPANY S.A., et a pour objet social « la commercialisation de réseaux publicitaires, la gestion d’agence de publicité, de régie média, d’agence média, agence de presse, société d’édition (print, web, digital) , impression de magazines et affichage, installation et vente de réseaux digitaux et de son matériel dédié, société d’affichage, de relation publiques et d’évènementiels, y compris en cela l’organisation de spectacles et concerts … ». La société NEXAD Sàrl exerce sous les marques commerciales « Nexad », « Nexad Media », « Boomerang Boomerang Magazine, AD ». Le 15 février 2018, A), gérant de la société NEXAD Sàrl, a déposé la marque verbale « Boomerang Magazine» pour les classes 35 et 41 (édition de magazines) auprès de l’OBPI. Il est constant en cause qu’aucune opposition n’a été formée contre l’enregistrement de la marque « Boomerang Magazine ». Néanmoins, en vertu du principe de priorité, inscrit aux articles 2.3., 2.14 et 2.28.3.a) de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle, la marque antérieure prime sur la marque postérieure. Aux termes de l’article 2.3 précité, « Le rang du dépôt s’apprécie en tenant compte des droits, existant au moment du dépôt et maintenus au moment du litige, à: a. des marques identiques déposées pour des produits ou services identiques;

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b. des marques identiques ou ressemblantes déposées pour des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion qui comprend le risque d’association avec la marque antérieure; c. des marques ressemblantes déposées pour des produits ou services non similaires, qui jouissent d’une renommée dans le territoire Benelux, lorsque l’usage, sans juste motif, de la marque postérieure tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice ». Il convient dès lors d’analyser si l’utilisation par la société NEXAD Sàrl de la marque « BOOMERANG », notamment (i) à titre de nom commercial et d’enseigne «Boomerang Boomerang Magazine», (ii) dans le nom de domaine, sur le site Internet www.boomerang.lu et en tant qu’adresse email ayant l’extension «...@boomerang.lu » et (iii) dans le magazine qu’elle édite « Boomerang Magazine », est constitutive d’atteinte aux droits exclusifs de la société anonyme de droit belge BOMMERANG CORE COMPANY S.A. au titre de la marque Benelux « BOOMERANG », déposée sous le numéro 0494348 auprès de l’OBPI. Contrairement aux développements de l’assignée, le fait que les filiales luxembourgeoises de la partie requérante aient cessé leur activité sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg ne vaut pas contestation du droit d’agir de la requérante en cessation de l’atteinte alléguée, à défaut de preuve de l’extinction du droit à la marque de la requérante au regard de l’article 2.26.2. a) de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle. Il résulte en effet des pièces produites en cause par la requérante qu’elle continue à faire un usage normal de sa marque au Grand-Duché de Luxembourg. Il résulte encore des pièces versées en cause que les parties à l’instance offrent au public des produits de publicité et de marketing. Cependant, concernant les services offerts, il résulte des pièces versées en cause que la requérante offre ses services sous l’enseigne « BOOMERANG Return Guaranteed », tandis que l’assignée les offre sous l’enseigne « Nexad », « Nexad Media », « Boomerang Boomerang Magazine, AD », de sorte que la marque verbale « Boomerang » n’est jamais utilisée isolément par les deux parties. Il y a dès lors contestation sérieuse quant au risque de confusion dans l’esprit du public, que les services de publicité ou de marketing offerts par l’assignée sous l’enseigne « Boomerang Boomerang Magazine, AD » puissent provenir de la requérante BOMMERANG CORE COMPANY S.A., respectivement d’une entreprise liée économiquement à la requérante. Concernant la publication du magazine intitulé « Boomerang Magazine » par l’assignée, il résulte des pièces versées cause que les deux parties ont déposé leurs marques verbales « BOOMERANG » respectivement « BOMERANG MAGAZINE » pour la classe 35 (publicité et promotion publicitaire), tandis que la requérante a encore déposé sa marque verbale « BOOMERANG » pour la classe 16 (produits de l’imprimerie, cartes postales) et l’assignée sa marque verbale « BOOMERANG MAGAZINE » pour la classe 41 (édition de magazines). 7

Si l’assignée fait plaider qu’elle serait en droit de publier son magazine pour bénéficier de la protection au niveau du dépôt de sa marque verbale « BOOMERANG MAGAZINE » en classe 41, pour laquelle la requérante n’a pas effectué de dépôt de sa marque verbale « BOOMERANG », il résulte néanmoins de l’article 2.20.3 de la Convention Benelux que « la classification, adoptée pour l’enregistrement des marques conformément à l’Arrangement de Nice, ne constitue pas un critère d’appréciation de la similitude des produits ou service ». Il en suit que l’étendue de la similitude des produits ou services protégés n’est pas limitée à la classe utilisée pour l’enregistrement, de sorte que la requérante peut se prévaloir de la protection découlant du dépôt de sa marque verbale dans la classe 16 dans la mesure où la publication d’un magazine aux fins publicitaires, tel le cas en l’espèce, est susceptible de rentrer dans la classe des produits de l’imprimerie. Néanmoins, par le fait de l’adjonction du signe « magazine » à la marque verbale « BOMMERANG », il existe une contestation sérieuse quant au risque de confusion dans l’esprit du public, que les services de publicité ou de marketing offerts par l’assignée dans son magazine de publicité intitulé « Boomerang Magazine» puissent provenir de la requérante BOMMERANG CORE COMPANY S.A., respectivement d’une entreprise liée économiquement à la requérante, ce d’autant qu’il ne résulte pas des pièces versées en cause que la requérante offre des services de publicité moyennant publication d’un magazine de publicité, son activité au Grand-Duché de Luxembourg consistant dans des journées d’animation 1. En revanche, l’utilisation par l’assignée NEXAD Sàrl du nom de domaine www.boomerang.lu utilisé précédemment par la filiale luxembourgeoise de la requérante et de l’adresse de courriel ayant l’extension « @boomerang.lu » est susceptible de créer dans l’esprit du public un risque de confusion, dans la mesure où l’adjonction du signe « magazine » y fait défaut. Dès lors, le refus de l’assignée de cesser de faire usage du nom de domaine www.boomerang.lu et de l’adresse e-mail ayant l’extension « @boomerang.lu » suite aux mises en demeure lui adressées par la requérante en date des 29 mai 2018 et 14 juin 2018, est constitutif d’une atteinte intolérable au droit de marque de la partie requérante. Dans la mesure où l’article 933, alinéa 1er du nouveau code de procédure civile peut être mis en œuvre pour combattre une voie de fait qui se manifeste par l’inertie ou le comportement purement passif de son auteur (JCL Procédure civile, fasc. 471, N° 62 cité dans Arrêt N° 37/16 – VII – REF du 24 février 2016, numéro 42982 du rôle), la demande de la société anonyme de droit belge BOMMERANG CORE COMPANY S.A. est à déclarer partiellement fondée.

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factures versées en cause, pièce 2 de la farde à 2 pièces de Maître Decker 8

Il y a dès lors lieu d’ordonner à la société à responsabilité limitée NEXAD Sàrl de cesser l’utilisation du nom de domaine www.boomerang.lu et l’adresse email ayant l’extension «...@boomerang.lu ». Compte tenu de l’obligation mise à charge de la société à responsabilité limitée NEXAD Sàrl, il y a lieu de lui accorder un délai de trente jours à partir de la signification de la présente ordonnance pour s’exécuter et de retenir qu’à partir du trente-et-unième jour, l’assignée sera redevable d’une astreinte de 2.500 euros par jour de retard, le montant maximum de l’astreinte encourue étant fixé à 50.000 euros La requérante demande encore à voir dire que l’assignée procède auprès de la société qui a enregistré le nom de domaine www.boomerang.lu, au transfert de celui-ci au profit de la requérante, dans les 24 heures de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous peine de 5.000 euros par jour de retard. La transmission d’un nom de domaine par l’actuel titulaire au profit d’un tiers, outre qu’elle est tributaire de l’acceptation / validation du transfert par le futur acquéreur, en ce qu’elle emporte transfert de propriété du nom de domaine, dépasse le cadre des mesures provisoires que le juge des référés peut prendre en vertu de l’article 933 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile, de sorte que la requérante est à débouter de cette demande. La requérante sollicite finalement l’allocation d’une indemnité de 2.500 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile. Aux termes de l'article 240 du nouveau code de procédure civile, lorsqu'il apparaît inéquitable de laisser à la charge d'une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l'autre partie à lui payer le montant qu'il détermine. L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cour de cassation française, 2ème chambre civile, arrêt du 10 octobre 2002, Bulletin 2002, II, n° 219, p. 172, arrêt du 6 mars 2003, Bulletin 2003, II, n° 54, p. 47). Eu égard à l’import de l’affaire, aux soins qu’elle requiert et aux difficultés qu’elle comporte, il y a lieu de fixer à 1.000 euros l’indemnité de procédure à allouer à la société anonyme de droit belge BOMMERANG CORE COMPANY S.A.

P A R

C E S

M O T I F S

Nous Malou THEIS, Vice-Président au tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de Madame le Président du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement; recevons la demande en la forme ; 9

Nous déclarons compétent pour en connaître ; au principal renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit mais dès à présent et par provision; déclarons la demande partiellement fondée sur base de l’article 933 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile; ordonnons à la société à responsabilité limitée NEXAD Sàrl de cesser l’utilisation du nom de domaine www.boomerang.lu et de l’adresse email ayant l’extension «...@boomerang.lu », dans les trente jours de la signification de la présente ordonnance, sous peine d’une astreinte de 2.500 euros (deux mille cinq cents euros) par jour de retard à partir du trente-et-unième jour, le montant maximum de l’astreinte encourue étant limité à 50.000 euros; déboutons la partie requérante pour le surplus ; condamnons la société à responsabilité limitée NEXAD Sàrl à payer à la société anonyme de droit belge BOMMERANG CORE COMPANY S.A. une indemnité de procédure de 1.000 euros : condamnons la société à responsabilité limitée NEXAD Sàrl aux frais de l’instance ; ordonnons l'exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant appel et sans caution.

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