Tribunal de première instance, 22 juillet 2014, La Société de droit irlandais D c/ La Société anonyme monégasque O et la Société anonyme monégasque E

Saisie-contrefaçon - Acte de procédure - Exception de nullité et d'irrecevabilité  - Marque - Interdiction d'usage (oui) Concurrence déloyale - Faute (oui) - Préjudice économique (oui) La nullité invoquée est celle de la saisie contrefaçon autorisée et réalisée le 24 mars 2010 dans les locaux de la société la SAM O à Monaco. Il s'agit donc bien d'un acte de procédure, autre que l'exploit introductif d'instance, au sens de l'article 264 du Code de procédure civile, ce texte imposant que les nullités y relatives soient proposées avant toute discussion de ces actes au fond, aucune exception n'existant en l'espèce s'agissant des saisies contrefaçons issues de la loi n° 1.058 du 10 juin 1983. En l'espèce, ce n'est que par conclusions du 9 octobre 2013 que les sociétés défenderesses ont présenté pour la première fois cette exception, alors même qu'elles avaient conclu au débouté des demandes de la société de droit irlandais D le 28 juin 2012, si bien que l'exception de nullité présentée est elle-même irrecevable. En tout état de cause, le Tribunal note qu'il ressort clairement de la pièce n° 46 versée aux débats par la demanderesse que deux copies de l'exploit d'assignation ont été laissées, certes à une seule secrétaire, mais à charge pour elle de les remettre aux deux sociétés défenderesses, si bien que cette exception de nullité et d'irrecevabilité a été soulevée avec légèreté. La société de droit irlandais D n'a pas fait procéder à l'enregistrement des marques B et G à Monaco en application de l'article 3 de ce texte qui aurait entraîné de plein droit la protection de ces marques nominales, tout comme aurait pu le permettre l'enregistrement auprès du Bureau International de l'OMPI, du fait du caractère exécutoire à Monaco de la convention de Stockholm du 14 juillet 1967. L'enregistrement de droit de l'union européenne (qui en l'espèce a été réalisé, auprès de l'OHMI) étant dépourvu d'effet en Principauté de Monaco, la société demanderesse ne peut en conséquence qu'invoquer à l'appui de ses demandes l'article 5 de la loi qui dispose que le titulaire d'une marque notoirement connue au sens des dispositions des conventions internationales visées à l'article 2 peut demander l'annulation du dépôt ou l'interdiction de l'usage d'une marque susceptible de créer une confusion avec la sienne. Dès lors, il convient de déterminer si les marques B et G sont notoires au sens de ce texte, qui fait expressément renvoi aux dispositions des conventions internationales ratifiées par la Principauté pour apprécier ce critère de notoriété. Ainsi, l'article 6 bis de la convention de Paris du 20 mars 1983 pour la protection de la propriété industrielle, fait référence au caractère notoire d'une marque sans pour autant la définir, mais que l'exposé des motifs de la loi n° 1.058, se référant au caractère exigu du territoire de la Principauté de Monaco, sur lequel sont utilisées de nombreuses marques déposées à l'étranger, amène à considérer que la notoriété ne doit pas être strictement appréciée sur le plan national, par les juridictions monégasques, mais plutôt au plan international, puisque du fait justement de la taille réduite du pays, une marque d'une importante renommée à l'étranger pourrait ne pas avoir encore pénétré le marché national, notamment par une absence de publicité et du fait de sa dimension réduite qui pourrait, selon le secteur concerné, être peu propice à la promotion de certains produits. Surtout, sous l'égide de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, des recommandations communes concernant des dispositions relatives à la protection des marques notoires ont été adoptées lors de la 34ème série de réunions des assemblées des Etats membres de l'OMPI en 1999 et qu'à titre d'indication à prendre en compte pour déterminer la notoriété, les autorités compétentes sont invitées à considérer notamment : le degré de connaissance ou de reconnaissance de la marque dans le secteur concerné du public, et la durée, l'étendue et l'aire géographique de toute utilisation de la marque, de sa promotion et de tout enregistrement déjà effectué. Il faut entendre notamment par secteur concerné du public les consommateurs effectifs ou potentiels des produits ou des services auxquels la marque s'applique ou les personnes appartenant aux circuits de distributions afférents. En l'espèce, la société de droit irlandais D, fondée en 1979, commercialise ses produits en Europe de manière soutenue depuis au moins 18 ans, (dépôt des marques nominales B et G à l'OHMI en 1996, avec renouvellement régulier). Il ressort de la brochure qu'elle verse aux débats que ces noms apparaissent sur des produits phytosanitaires vendus dans une vingtaine de pays de l'union européenne, que ces noms font l'objet d'une publicité auprès des professionnels du secteur et qu'ils ressortent d'articles de revues spécialisées. La demanderesse démontre qu'une simple recherche internet associant les deux mots B et G fait apparaître les produits de la société de droit irlandais D en première occurrence. La notoriété de ces marques, au regard de la durée et de l'étendue géographique de leur usage, doit d'autant plus être retenue que la demanderesse affirme sans être contredite que pour la seule période 2007-2009, plus de deux millions cinq cents mille litres de produits où les noms apparaissent ont été vendus seulement en France. En conséquence, cette société doit être reconnue comme titulaire des marques notoires B et G au sens de l'article 5 de la loi n° 1.058 du 10 juin 1983. Au cas particulier, la société de droit irlandais D indique bien ne pas être titulaire de droits sur le nom « L », pas plus d'ailleurs que ne le sont les sociétés défenderesses. Si tant est que sous le nom « L » des opérations puissent être réalisées à l'avenir par cette société, seule in bonis, dont l'objet social est l'achat et la vente de produits chimiques, l'information du consommateur sur le fait qu'il achète un produit qui n'a pas pour origine la société de droit irlandais D sera assurée par l'absence de toute mention des noms B et G. Cette interdiction d'usage sera assortie d'une astreinte provisoire de 1 000 euros par infraction constatée. L'action en concurrence déloyale trouve son fondement dans les principes de la responsabilité civile délictuelle ressortant des dispositions de l'article 1229 du Code civil et que sont susceptibles de caractériser la faute d'un opérateur économique tout acte concurrentiel de nature à créer une confusion avec les produits d'un concurrent. En l'espèce, comme indiqué les documents saisis par l'huissier le 4 mars 2010 démontrent que la société SAM O a pu réaliser des opérations d'achats et de commandes de produits «  L » à deux sociétés productrices sans lien avec la société de droit irlandais D. Il s'agissait de livrer ces produits à la société de droit français E . La société de droit français E était nécessairement de mauvaise foi en commandant des produits « L » portant des mentions B dont elle savait qu'ils ne provenaient pas de la société irlandaise. À cet égard, les courriers électroniques produits par les défenderesses émanant d'un ancien directeur commercial pour l'Europe de la société de droit irlandais D, font état uniquement de la nécessité d'un double étiquetage (G-L) en avril 2009 mais ne sont nullement la preuve de la connaissance par la société de droit irlandais D que des produits qu'elle-même n'avait pas fabriqués serait vendus comme tels, ce qui apparaît en outre aberrant économiquement, sauf pour les défenderesses à démontrer l'existence d'un système de fraude, ce qu'elles ne réalisent nullement. La société O, qui a agi sciemment hors de son objet social, ne pouvait ignorer que la mention « B » sur les étiquettes de produits « L » étaient nécessairement contrefaisantes dès lors qu'elle achetait ces produits aux sociétés C et V. La participation active de la société SAM O est démontrée. La faute de la société SAM O a créé un préjudice économique à la société de droit irlandais D, constitué par la perte de marge qu'elle aurait pu réaliser en vendant l'équivalent de produits commandés aux sociétés de droit suisse C et société de droit sud-africain V en considérant toutes choses égales par ailleurs, notamment la demande des clients. Il convient cependant en l'espèce de considérer les quantités pour lesquelles l'implication de la société SAM O est prouvée. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE JUGEMENT DU 22 JUILLET 2014 En la cause de : La société de droit irlandais D, de droit irlandais, immatriculée au registre des sociétés (« Companies Registration Office ») sous le n° X, dont le siège social se trouve 1X à Dublin 15 en Irlande, agissant poursuites et diligences de son Président (chairman), M. p. SH., domicilié en cette qualité audit siège ; DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Sylvain JUSTIER, avocat au barreau de Paris, d'une part ; Contre : La société anonyme monégasque dénommée O, dont le sigle commercial est X, dont le siège social se trouve 2X à Monaco, prise en la personne de son Administrateur délégué, M. l. MA., y demeurant en cette qualité ; La société anonyme monégasque dénommée E, dont le siège social se trouve 3X à Monaco, prise en la personne de son Président délégué, M. a. MA., y demeurant en cette qualité ; DÉFENDERESSES, ayant élu domicile en l'étude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Laure BAUDUCCO, avocat au barreau de Toulon, d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 8 avril 2010, enregistré (n° 2010/000539) ; Vu le jugement avant-dire-droit de ce Tribunal en date du 15 décembre 2011 ayant notamment renvoyé la cause et les parties à l'audience du 18 janvier 2012 ; Vu les conclusions de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de la SAM O et la SAM E, en date des 28 juin 2012, 9 octobre 2013 et 12 mars 2014 ; Vu les conclusions de Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur, au nom de la société de droit irlandais D, en date des 19 mars 2013 et 23 janvier 2014 ; À l'audience publique du 15 mai 2014, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 10 juillet 2014 et prorogé au 22 juillet 2014, les parties en ayant été avisées par le Président ; CONSIDÉRANT LES FAITS SUIVANTS : Il est constant que la société de droit irlandais D (ci-après la société D) est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de produits phytosanitaires, dont des herbicides, destinés à l'agriculture et qu'elle est titulaire, au niveau communautaire pour les avoir déposées auprès de l'Office d'Harmonisation du Marché Intérieur (OHMI), des marques verbales B et G. Il apparaît qu'elle commercialise un produit important de sa gamme, à base de glyphosate, sous la dénomination « B G ». S'agissant du territoire français, cette société bénéficie d'une autorisation de mise sur le marché (AMM) sous la dénomination « B G ». La société de droit français E est une société de droit français cliente de la société D, spécialisée dans le commerce en gros de produits chimiques, qui, pour pouvoir commercialiser elle-même le produit « B G » sur le territoire français, au titre de l'importation parallèle, a obtenu, en accord avec la société D, une AMM sur le territoire français pour ce produit sous la dénomination « L ». Les étiquettes apposées font apparaître, afin d'assurer la traçabilité des produits, qu'il s'agit de produits fabriqués par la société D, son nom apparaissant explicitement sur les étiquettes. La société de droit français E , dont la cessation des paiements a été constatée le 21 décembre 2009, a vu sa procédure de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif par jugement du Tribunal de commerce de Paris du 12 avril 2012. Le 14 octobre 2009, la Direction Générale de l'Alimentation, (DGAL) rattachée au Ministère de l'Agriculture en France, indiquait à la société D l'existence de soupçons de contrefaçons s'agissant de produits « L ». Suite à une demande d'intervention nationale formulée par la société D auprès de la Direction Nationale Française du Renseignement et des Enquêtes Douanières, ces services réalisaient le 21 janvier 2010, une retenue de 85.600 litres (4.280 bidons) d'herbicide présumés contrefaire les marques B et G dans des locaux de dépôt de la SELD, filiale de l'Union Invivo (union de sociétés coopératives agricoles, acheteuse finale de produits). Les expéditeurs des produits soupçonnés étaient les sociétés de droit français E et la société anonyme monégasque O. La société de droit irlandais D allait initier en conséquence trois procédures de saisie-contrefaçon en France, suite à autorisation judiciaire : au siège de l'Union INVIVO à Paris, dans les locaux de sa filiale SELD à DISSAY et au domicile d a. BA., ancien gérant de la société de droit français E . Elle sollicitait également le 5 mars 2010 l'autorisation, en application de l'article 28 de la loi n° 1.058 du 10 juin 1983 sur les marques de fabrique, de commerce ou de service, de faire procéder par huissier, dans les locaux de la SAM O, à la désignation et la description de produits marqués à son préjudice outre recherche et remise de tous documents utiles. Il était fait droit à cette demande par ordonnance en date du 9 mars 2010 et il était procédé à la saisie-contrefaçon le 24 mars 2010. Par acte en date du 8 avril 2010, intitulé « assignation en validation de saisie contrefaçon en vertu de l'article 29 de la loi n° 1.058 », la société de droit irlandais D faisait citer la société O et la société anonyme monégasque E devant le Tribunal de Première Instance en sollicitant : qu'il soit constaté que les défenderesses importent, commercialisent et vendent des produits phytosanitaires contrefaisant les marques B et G, qu'il leur soit fait interdiction de faire usage, sur tous supports et à quelque titre que ce soit, des marques B et G ou de toute imitation de celle-ci, sous astreinte de 10.000 euros par infraction constatée. Par jugement du 15 décembre 2011, le Tribunal rejetait une exception d'appel en garantie présentée par les défenderesses. Aux termes de dernières conclusions dites récapitulatives en date du 23 janvier 2014, la société de droit irlandais D sollicitait finalement, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : qu'il soit constaté que l'exploit d'assignation du 8 avril 2010 a été valablement délivré aux défenderesses et que ses demandes sont recevables, qu'il soit constaté que les défenderesses importent, commercialisent et vendent des produits phytosanitaires contrefaisant les marques B et G, appartenant à la société de droit irlandais D et les droits d'auteur de cette dernière sur les étiquettes « B G » et « L », qu'il leur soit fait interdiction de faire usage, directement ou indirectement par le biais de tiers et notamment de clients, sur tous supports et à quelque titre que ce soit, des marques B et G ou de toute imitation de celles-ci en relation avec des produits phytosanitaires non fabriqués par B et ce à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 10.000 euros par infraction constatée, qu'il soit jugé que les défenderesses se sont rendues coupables d'actes de concurrence déloyale à son encontre, engageant leur responsabilité civile sur le fondement de l'article 1229 du Code civil, et qu'en conséquence les sociétés O et E soient condamnées à lui payer les sommes de :

• 2.188.019 euros, à titre de dommages et intérêts,
• 750.000 euros au titre du préjudice moral, avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation, avec capitalisation des intérêts, le rejet des demandes reconventionnelles des sociétés O et E. À l'appui de ses demandes, la sociétés de droit irlandais D faisait valoir les arguments suivants :

• sur la recevabilité de son action : La société de droit irlandais D, en réponse à une exception de nullité présentée par les défenderesses indique en premier lieu que celle-ci serait elle-même irrecevable pour ne pas avoir été présentée avant toute défense au fond, en violation donc des dispositions de l'article 264 du Code de procédure civile. Sur la substance même de la nullité invoquée, les défenderesses indiqueraient qu'aucune copie d'acte n'aurait été remise à la société E, alors même qu'une copie de l'assignation a bien été remise au siège social des deux sociétés, 4X, l'huissier ayant bien précisé avoir remis un acte pour chaque société, à la secrétaire présente. Le coût de l'acte correspondrait bien en outre à deux assignations de 8 pages chacune.
• sur les faits : La société de droit irlandais D rappelait qu'elle n'était pas titulaire de la marque « L », (laquelle au demeurant n'aurait été déposée auprès de l'institut national de la propriété industrielle en France que le 16 juillet 2009, par une société R, et donc pas par la société de droit français E ), mais que pour autant le « L » et « B G » (ou « B G  ») désignaient chimiquement le même produit, devant être fabriqué exclusivement par la société de droit irlandais D dans son usine de production en Irlande. De même, seule la société de droit irlandais D devait procéder à la conception, la fabrication et l'impression des étiquettes devant être apposées sur les bidons de produit à livrer, même quand la DGAL avait imposé un double étiquetage en mars 2009. Suite à la saisie effectuée par les douanes, des analyses chimiques avaient été réalisées, démontrant que les lots de « L » commercialisés par la société de droit français E n'avaient pas été fabriqués par la société de droit irlandais D. Ces éléments avaient abouti au retrait par les autorités françaises, le 1er avril 2010, de l'AMM de la société de droit français E s'agissant du produit intitulé « L ». La demanderesse, au regard des éléments objets de saisies-contrefaçons effectuées en France et à Monaco tentait d'estimer les quantités de produits contrefaits. Ainsi, le principal acheteur final de produits, l'Union Invivo, aurait acheté 1.252.140 litres de produit auprès de la société de droit français E entre la première commande le 14 août 2007 et la dernière le 25 juin 2009. Or, au cours de la même période, la société de droit irlandais D n'aurait elle-même vendu à la société de droit français E que 772.000 litres de produits destinés à être étiquetés « L », si bien que 480.140 litres de produits frauduleux auraient été vendus à l'Union In vivo. S'agissant plus précisément du rôle des sociétés défenderesses, la société O, avait eu pour activité, avant sa mise en liquidation amiable au second semestre 2010, la vente de produits phytosanitaires. Or, celle-ci n'étant pas conforme à ses statuts qui prévoyaient la fabrication, l'achat et la vente de tous produits de parfumerie, parfums, produits de beauté, elle avait fait l'objet d'un retrait administratif de constitution par arrêté ministériel n° 2010-336 du 5 juillet 2010. La SAM E était quant à elle spécialisée dans l'achat et la vente de produits chimiques. La saisie-contrefaçon autorisée à Monaco et effectuée dans les locaux de la SAM O le 24 mars 2010 aurait permis d'appréhender des documents démontrant la collusion entre les sociétés de droit français E , O et E dans l'achat et la revente de produits contrefaits. C'est ainsi qu'il apparaîtrait qu'alors que la société de droit irlandais D aurait dû être l'unique fournisseur de la société de droit français E , deux autres sociétés étaient identifiées comme fournisseur de produits L, une société C basée en Suisse et une société sud-africaine V. Des documents saisis, il ressortirait que la société O serait partie prenante à des achats au bénéfice de la société de droit français E . En réponse aux arguments des défenderesses, relatives à des correspondances électroniques internes à la société de droit irlandais D, la demanderesse indiquait que son directeur commercial Europe avait effectivement fait état de la nécessité d'un double étiquetage (L et B G) en avril 2009, du fait d'une telle obligation rappelée par la DGAL, (article R.253-55 du Code rural français alors en vigueur, relatif notamment à un re conditionnement des produits phytopharmaceutiques mis sur le marché dans le cadre d'une importation parallèle).