Tribunal de Première Instance de Monaco, 29 mars 2018, n° 16887
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 29 mars 2018, n° 16887 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société anonyme monégasque A (désignée dans le corps du jugement tantôt « SAM A », tantôt « SAM D »), dont l'actionnaire majoritaire est l'État de Monaco, a pour objet la protection et la valorisation de marques, noms de domaine et signes de l'État, ainsi que leur exploitation, notamment par la concession de licences ou de labels. Elle est titulaire de deux marques, désignées dans le corps du texte par « E » et « F », et présentées dans le chapeau comme « MONACO » et « MONTE-CARLO ». Ces marques sont enregistrées tant au niveau national qu'international.
La société à responsabilité limitée C commercialise des objets de souvenirs (tee-shirts, casquettes, stylos, vaisselle, parapluies, etc.) portant les dénominations litigieuses. En mars 2014, la SAM A lui a proposé un projet de contrat de licence. Les pourparlers, menés par échanges de courriers et de courriels, n'ont abouti à aucun accord. Le 9 février 2015, la SAM A a notifié par lettre recommandée avec accusé de réception qu'elle renonçait à régulariser une licence et qu'elle enjoignait à la société C de cesser tout usage des marques.
Assignée le 20 juin 2016, la société C a conclu à titre principal au rejet des demandes, en invoquant le caractère descriptif et dépourvu de caractère distinctif des signes, par analogie avec un arrêt du Tribunal de l'Union européenne du 15 janvier 2015 (affaire T-197/13). À titre subsidiaire, elle a contesté tout risque de confusion. Elle a également formé une demande reconventionnelle de 20 000 euros pour procédure abusive.
La SAM A demandait l'interdiction d'usage sous astreinte, 100 000 euros au titre de l'atteinte à l'image de la Principauté, 100 000 euros au titre de la contrefaçon et 20 000 euros pour résistance abusive. Dans ses dernières écritures, elle a regroupé les demandes indemnitaires en une demande unique de 200 000 euros.
Question de droit
Le tribunal devait répondre à trois questions :
- Les marques litigieuses conservent-elles un caractère distinctif lorsqu'elles sont apposées sur des produits de souvenirs fabriqués ou vendus à Monaco, alors qu'une décision de l'Union européenne a refusé la protection de l'une d'elles pour certaines classes ?
- Le titulaire d'une marque enregistrée peut-il, au regard de l'article 5 de la loi n° 1.058 du 10 juin 1983, demander l'interdiction de l'usage d'un signe identique, et l'atteinte est-elle caractérisée en l'absence de démonstration d'un préjudice ?
- Quelles réparations pécuniaires, et quelles mesures accessoires (astreinte, exécution provisoire), peuvent être accordées ?
Solution et dispositif
Sur le caractère distinctif. Le tribunal écarte l'argument tiré de l'arrêt européen. Celui-ci ne concerne que la marque « E » et des produits relevant des classes 9, 16, 39, 41 et 43, qui ne correspondent pas à l'activité de la société C. La société C commercialise des produits relevant des classes 25, 18, 16, 14 et 9, et ceux-ci ne sont pas visés par la décision européenne. Le tribunal relève en outre que « les articles de souvenirs vendus par la SARL C ne constituent pas en soi une classe particulière de produits « à part » », de sorte que la protection des marques s'applique à ces produ
Marque – Interdiction d'utilisation (oui) – Préjudice (oui) Il est constant que les marques MONACO et MONTE-CARLO ont été enregistrées tant au niveau national qu'international, ce qui leur confère, de principe, la protection légale fournie par la loi n° 1.085 du 10 juin 1983 sur les produits et services en classe 1 à 45 pour lesquels l'enregistrement a été demandé et accepté. Force est de constater que les motifs invoqués par le Tribunal de Première instance de l'Union européenne au soutien du refus de protection de la marque « MONACO » pour les produits et services inclus dans les classes susvisées, sont l'absence de caractère distinctif et au contraire l'aspect descriptif de la marque en cause pour ces produits, du fait de leur provenance, de leur destination géographique ou du lieu de prestation des services. A contrario, pour toutes les autres classes non visées dans la décision, la protection des marques « MONTE-CARLO » et « MONACO » est donc admise et validée par la juridiction européenne. Or, les produits concernés par la décision rendue le 15 janvier 2015 par le Tribunal de l'Union européenne sont des articles totalement étrangers au présent contentieux. Ainsi que le souligne la demanderesse, les articles de souvenirs vendus par la SARL C ne constituent pas en soi une classe particulière de produits « à part », qui ne seraient pas soumis de ce fait aux dispositions concernant la protection des marques et la classification des produits et services. Dès lors, la décision susvisée ne remet pas en cause le droit de la SAM D pour l'utilisation de ses marques pour les autres classes, notamment celles qui concernent les articles de souvenirs commercialisés par la défenderesse. De même, le simple fait que la société C commercialise ses produits à partir d'une adresse située à MONACO ne saurait attribuer auxdits produits une indication d'origine géographique. Les marques MONACO (hors les produits listés par l'arrêt du Tribunal de l'Union européenne du 15 janvier 2015) et MONTE-CARLO possèdent donc un caractère distinctif, y compris pour les produits commercialisés par la SARL C, permettant l'application des dispositions de la loi n° 1.058 du 10 juin 1983. Au visa de l'article 5 de la loi n° 1.058 du 10 juin 1983, la SAM D, titulaire des deux marques dûment enregistrées pour l'ensemble des classes répertoriées ci-dessus, est apte à demander l'interdiction de l'usage d'une marque susceptible de créer une confusion avec la sienne. En l'occurrence, la SARL C utilise sans y être autorisée les deux marques MONACO et MONTE-CARLO. La SAM D est donc légitime à demander que celle-ci soit interdite d'en faire usage. Il sera donc fait interdiction à la SARL C d'utiliser les marques propriétés de la SAM D, notamment en les apposant sur les produits qu'elle commercialise, tant en Principauté de MONACO que dans tous les pays dans lesquels elles ont été déposées. Compte tenu de la réticence manifeste de la défenderesse à respecter cette interdiction, une astreinte de 100 euros par infraction constatée sera ordonnée, à l'expiration du délai de deux mois suivant la signification du jugement à intervenir. Pour justifier sa demande de condamnation de la SARL C à lui verser la somme de 200.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la contrefaçon de ses marques, la SAM D expose que la défenderesse continue, en toute illégalité, à utiliser sans autorisation des marques qui ne lui appartiennent pas. L'acte de contrefaçon est effectivement avéré, puisque la SARL C a reproduit à l'identique, sur les objets qu'elle commercialise, les éléments des marques « MONACO » et « MONTE-CARLO » détenues par la SAM D. Cependant, la société demanderesse ne démontre pas quel préjudice elle aurait subi du fait de la contrefaçon. De même, l'atteinte à l'image de la Principauté n'est pas démontrée. En revanche, il est indéniable que le refus persistant par la défenderesse de conclusion d'un contrat de licence de marques, malgré les longs pourparlers entre les parties, a causé à la SAM D un préjudice lié à l'utilisation des deux marques par la SARL C sans aucune autorisation depuis plusieurs années, lequel sera évalué à la somme de 3.000 euros faute d'éléments plus précis. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE N° 2016/000665 (assignation du 20 juin 2016) JUGEMENT DU 29 MARS 2018 En la cause de : La SAM A sous l'enseigne B, dont le siège social se trouve X1 à Monaco, agissant poursuites et diligences de son Président Délégué en exercice, p. ME., domicilié en cette qualité audit siège ; DEMANDEUR, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'une part ; Contre : La SARL C, dont le siège social se trouve 12 rue de la Turbie à Monaco, prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Patricia GRIMAUD-PALMERO, huissier, en date du 20 juin 2016, enregistré (n° 2016/000665) ; Vu les conclusions de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de la SARL C, en date des 5 octobre 2016, 27 avril 2017 et 4 octobre 2017 ; Vu les conclusions de Maître Régis BEROGONZI, avocat-défenseur, au nom de la SAM A, en date des 23 février 2017, 5 juillet 2017 et 15 novembre 2017 ; À l'audience publique du 25 janvier 2018, les conseils des parties ont déposé leurs dossiers, et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 29 mars 2018 ; EXPOSÉ DU LITIGE : La Société Anonyme Monégasque (SAM) A (D), dont l'actionnaire majoritaire est l'État de MONACO, a pour objet notamment :