Cour de cassation de Belgique — Hof van Cassatie — ECLI:BE:CASS:2026:CONC.20260507.1N.5 (2026-05-07)
Samenvatting (NL) :
Uit de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie volgt
kennelijk dat het vermoeden van goede trouw van de aanvrager niet kan
worden weerlegd op grond van de enkele vaststelling dat de aanvrager daadwerkelijk
een voordeel heeft gehaald uit zijn herhaaldepot doordat hij in oppositieprocedures
heeft vermeden het bewijs van een normaal gebruik van het litigieuze merk
te moeten leveren; dit vermoeden wordt slechts weerlegd indien, aan de
hand van het geheel van objectieve omstandigheden van het geval, wordt
aangetoond dat de aanvrager op het ogenblik van de indiening van de merkaanvraag
het oogmerk had om de regel inzake het bewijs van normaal gebruik van
het merk te omzeilen (1). (1) Zie concl. OM.
--- TEXTE INTÉGRAL DE L'ARRÊT ---
C.24.0374.N
Conclusie van advocaat-generaal Frederic VROMAN:
Het cassatieberoep van eiseres is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Brussel,
gewezen op 21 mei 20241. Door de eiseres worden er drie middelen aangevoerd.
I.
Situering.
De problematiek die aan het Hof wordt voorgelegd betreft:
- de vraag naar het begrip “kwade trouw” als nietigheidsgrond van een merk en meer in
het bijzonder of het voordeel dat een aanvrager haalt uit zijn herhaaldepot doordat hij in
oppositieprocedures het bewijs van een normaal gebruik van het merk te moeten leveren
heeft vermeden, volstaat om het vermoeden van goede trouw te weerleggen (eerste
middel).
- de vraag naar de correcte beoordeling door de appelrechters van de gevorderde
nietigheid van het merk omwille van de gebruikelijke benaming (tweede middel).
- de vraag naar de correcte beoordeling door de appelrechters van de gevorderde
nietigheid van het merk omwille van het gebrek aan onderscheidend vermogen (derde
middel).
II.
Het eerste middel.
Eiseres verwijt de appelrechters artikel 59.1, b), Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees
Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerk (verder: Verordening 2017/1001)
en artikel 2.2bis, punt 2, BVIE en artikel 149 Grondwet te hebben geschonden door:
- te oordelen met de motivering in de laatste alinea op pagina 19 van het bestreden arrest
dat de erin vermelde omstandigheden niet volstaan om het vermoeden van goede trouw te
weerleggen terwijl het voordeel dat de indiener van een herhaaldepot verkrijgt doordat hij
in oppositieprocedures vermijdt het bewijs van een normaal gebruik van het litigieuze merk
te moeten leveren, een objectieve omstandigheid betreft ter weerlegging van het vermoeden
van goede trouw of minstens kan worden gekwalificeerd als zo een objectieve
omstandigheid, minstens laat de beslissing van de appelrechters het Hof niet toe om zijn
wettigheidstoezicht uit te oefenen (eerste onderdeel).
- ten overvloede te oordelen met de motivering onder randnummer 20 van het bestreden
arrest te dat de kwade trouw niet is aangetoond, terwijl de motieven van deze beslissing
deze conclusie niet schragen, nu enerzijds het niet relevant is of verweerster al dan niet een
normaal gebruik kan bewijzen met betrekking tot haar oudere merken, en anderzijds de door
de appelrechters vastgestelde ‘commerciële logica’ niet speelt in de mate dat de
herhaaldepots betrekking hebben op dezelfde waren en diensten als eerder beschermd,
minstens laat de beslissing van de appelrechters het Hof niet toe om zijn wettigheidstoezicht
uit te oefenen.
II.1. Eerste onderdeel.
1
Dit arrest werd reeds gepubliceerd nl. IRDI 2024, afl. 2, 93; IRDI 2024, afl. 3, 203, noot.
1/6
Courdecassation.be
Artikel 59.1, b), Verordening 2017/1001 bepaalt dat het Uniemerk op vordering bij het Bureau
of op reconventionele vordering in een inbreukprocedure wordt nietig verklaard, wanneer de
aanvrager bij indiening van de aanvraag te kwader trouw was.
Artikel 2.2bis, punt 2, BVIE bepaalt dat een merk nietig kan worden verklaard wanneer de
aanvraag om inschrijving van het merk te kwader trouw is ingediend.
Deze laatste bepaling is de omzetting van artikel 4.2 van de Europese richtlijn (EU) 2015/2436
van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 betreffende de aanpassing van
het merkenrecht der lidstaten2. Dit artikel luidt als volgt:
“Een merk kan nietig worden verklaard wanneer de aanvraag om inschrijving van het merk
te kwader trouw is ingediend. Een lidstaat kan ook bepalen dat een dergelijk merk niet wordt
ingeschreven”.
Het begrip “te kwader trouw” in de Verordening en de Richtlijn is eenzelfde autonoom
Unierechtelijk begrip3. Nu artikel 2.2bis, punt 2, BVIE de omzetting vormt van artikel 4.2 van
de Richtlijn geldt dit ook voor die bepaling4.
In geen van deze bepalingen wordt het begrip “kwade trouw” gedefinieerd. Het is dan ook op
basis van de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie (het Hof van Justitie
en het Gerecht) dat het begrip “kwade trouw” moet worden ingevuld.
Er werd reeds geoordeeld dat:
- naast het feit dat het begrip „kwade trouw” overeenkomstig de in de omgangstaal
gebruikelijke betekenis ervan veronderstelt dat er sprake is van een oneerlijke houding of
een oneerlijk oogmerk, bij de uitlegging ervan rekening moet worden gehouden met de
bijzondere context van het merkenrecht, te weten die van het economische verkeer. In dit
verband beogen de regels inzake het Uniemerk in het bijzonder bij te dragen aan het stelsel
van onvervalste mededinging in de Unie, waarin elke onderneming, teneinde haar clientèle
aan zich te binden door de kwaliteit van haar waren of diensten, tekens als merk moet
kunnen inschrijven die de consument in staat stellen deze waren of diensten zonder gevaar
voor verwarring te onderscheiden van waren of diensten van andere herkomst5;
wanneer uit relevante en onderling overeenstemmende aanwijzingen blijkt dat de
2
Protocol van 11 december 2017 houdende wijziging van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom
(merken en tekeningen of modellen), in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2015/2436, BS 14
januari 2019; https://www.boip.int/system/files/document/2018-07/Protocol%2011-12-2017.pdf.
3
HvJ 29 januari 2020, C-371/18, Sky, ECLI:EU:C:2020:45, r.o. 73; HvJ 27 juni 2013, C-320/12, Malaysia Dairy
Industries, ECLI:EU:C:2013:435, punten 34 en 35; DAENS V., “Kwade trouw in het merkenrecht”, ALR 2024/1,
10; JANSSENS M.-C., Handboek merkenrecht, Intersentia 2022, 421, nr. 1277; NOESEN D., “VI. The Evolution of
the Concept of Bad Faith Under EU Trademark Law”, in PETILLION F., EU Marks – a Quarter of Century, LarcierIntersentia 2022, (67), 70; MULDERMANS J., “The many faces of bad faith – Het Beneluxmerkdepot te kwader
trouw uitgelegd in overeenstemming met de Europese rechtspraak”, ICIP-Ing.Cons. 2019/3, 460.
4
MULDERMANS J., “The many faces of bad faith – Het Beneluxmerkdepot te kwader trouw uitgelegd in
overeenstemming met de Europese rechtspraak”, ICIP-Ing.Cons. 2019/3, 460. Voordien gold een ander begrip
“te kwader trouw” op basis van het vroegere artikel 2.4.f BVIE (zie vb. Cass. 7 oktober 2016, AR C.14.0351.N,
AC 2016, nr. 553, ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161007.2 met concl. van advocaat-generaal A. VAN INGELGEM,
ECLI:BE:CASS:2016:CONC.20161007.2.
5
HvJ 19 juni 2025, C-17/24, Ceram Tec, ECLI:EU:C:2025:455, r.o. 54 en 55; HvJ 12 september 2019, Koton
Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, C‑104/18 P, ECLI:EU:C:2019:724, r.o. 45.
2/6
Courdecassation.be
houder van een Uniemerk de aanvraag tot inschrijving van dat merk niet heeft ingediend om
op een eerlijke wijze deel te nemen aan de mededinging, maar met het oogmerk afbreuk te
doen aan de belangen van derden op een wijze die niet strookt met de eerlijke gebruiken of
met het oogmerk – zelfs zonder een derde in het bijzonder op het oog te hebben – een
uitsluitend recht te verkrijgen voor andere doeleinden dan die welke vallen onder de functies
van een merk, met name de in het voorgaande punt van het onderhavige arrest in herinnering
gebrachte wezenlijke functie van herkomstaanduiding6.
Wat betreft het tijdstip waarop de kwade trouw moet worden beoordeeld, heeft het Hof van
Justitie van de Europese Unie geoordeeld dat dit het tijdstip van de indiening van de
merkaanvraag door de betrokkene is7. In het kader van de globale beoordeling van het bestaan
van kwade trouw van de aanvrager moet rekening worden gehouden met alle relevante
feitelijke omstandigheden zoals deze zich voordeden ten tijde van die indiening8. De kwade
trouw kan niet worden beoordeeld op basis van omstandigheden die zich hebben voorgedaan
na de indiening van de aanvraag tot inschrijving van het betrokken merk met dien verstande
dat omstandigheden, zelfs die van na de indiening van deze aanvraag tot inschrijving, kunnen
dienen als aanwijzingen voor het oogmerk van de aanvrager op dat tijdstip9.
In verband met dit oogmerk van de aanvrager van een merk werd geoordeeld dat dit een
subjectief gegeven is dat evenwel op objectieve wijze moet worden vastgesteld door de
bevoegde administratieve en rechterlijke instanties en dat bijgevolg elke bewering van kwade
trouw globaal moet worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante feitelijke
omstandigheden van het concrete geval. Enkel op deze manier kan de bewering van kwade
trouw objectief worden beoordeeld10.
Het Gerecht oordeelde reeds in verband met een herhaaldepot:
- Het staat aan de verzoeker tot nietigverklaring om de omstandigheden aan te tonen op
basis waarvan kan worden vastgesteld dat een aanvraag tot inschrijving van een Uniemerk
te kwader trouw is ingediend, aangezien de goede trouw van de aanvrager tot bewijs van het
tegendeel wordt vermoed11;
- Wanneer het EUIPO vaststelt dat het vermoeden van goede trouw dat de aanvrager van
het merk in kwestie bij de indiening van de aanvraag tot inschrijving van dit merk geniet,
op basis van de objectieve omstandigheden van het concrete geval waarop de verzoeker tot
nietigverklaring zich beroept, kan worden weerlegd, staat het aan de merkhouder om een
plausibele verklaring met betrekking tot de doelstellingen en de commerciële logica van de
aanvraag tot inschrijving van dat merk te geven. De merkhouder in kwestie is immers het
best in staat om zijn bedoelingen bij de indiening van de aanvraag tot inschrijving van dit
6
HvJ 19 juni 2025, C-17/24, Ceram Tec, ECLI:EU:C:2025:455, r.o. 56; HvJ 12 september 2019, Koton
Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, C‑104/18 P, EU:C:2019:724, r.o. 46).
7
HvJ 19 juni 2025, C-17/24, Ceram Tec, ECLI:EU:C:2025:455, r.o. 74; HvJ 11 juni 2009, Chocoladefabriken
Lindt & Sprüngli, C‑529/07, EU:C:2009:361, r.o. 35; HvJ 12 september 2019, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi
ve Ticaret/EUIPO, C‑104/18 P, ECLI:EU:C:2019:724, r.o. 59.
8
HvJ 19 juni 2025, C-17/24, Ceram Tec, ECLI:EU:C:2025:455, r.o. 70; HvJ 12 september 2019, Koton
Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, C‑104/18 P, ECLI:EU:C:2019:724, r.o 59.
9
HvJ 19 juni 2025, C-17/24, Ceram Tec, ECLI:EU:C:2025:455, r.o. 71 en 74.
10
HvJ 19 juni 2025, C-17/24, Ceram Tec, ECLI:EU:C:2025:455, r.o. 71 en 74; HvJ 12 september 2019, Koton
Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, C‑104/18 P, ECLI:EU:C:2019:724, r.o. 47.
11
Ger.EU 21 april 2021, T-663/19, Hasbro, ECLI:EU:T:2021:211, r.o. 42; Ger.EU 8 maart 2017, BiernackaHoba/EUIPO – Formata Bogusław Hoba (Formata), T‑23/16, ECLI:EU:T:2017:149, r.o. 45.
3/6
Courdecassation.be
merk aan het EUIPO toe te lichten en gegevens te verstrekken die het EUIPO ervan kunnen
overtuigen dat die bedoelingen ondanks de objectieve omstandigheden legitiem waren12
- Geen enkele bepaling van de regelgeving inzake Uniemerken verbie;dt dat opnieuw een
aanvraag tot inschrijving van hetzelfde merk wordt ingediend, en dat een dergelijke
indiening op zich dus geen bewijs vormt van kwade trouw van de aanvrager indien zij niet
gepaard gaat met andere relevante elementen die door de verzoeker tot nietigverklaring of
door het EUIPO worden aangevoerd13
Uit de rechtspraak v.an het Gerecht volgt ook:
- dat bij de globale beoordeling ook rekening kan worden gehouden met de oorsprong van
het bestreden teken en met het gebruik ervan sinds zijn ontstaan, met de commerciële logica
die is gevolgd bij de indiening van de aanvraag tot inschrijving van dit teken als Uniemerk,
alsook met de chronologische volgorde van de gebeurtenissen die deze indiening hebben
gekenmerkt14;
- dat de ratio legis van het vereiste dat een merk normaal moet zijn gebruikt om door het
Unierecht te worden beschermd, is gelegen in het feit dat de inschrijving van een Uniemerk
in het register van het EUIPO niet kan worden opgevat als een strategisch en statisch depot
dat een inactieve houder voor onbepaalde tijd een wettelijk monopolie verleent. Integendeel,
dat register dient een getrouw beeld te geven van de aanduidingen die de ondernemingen
daadwerkelijk op de markt gebruiken om hun waren en diensten in het economische verkeer
te onderscheiden15;
- dat het normale gebruik van een Uniemerk inhoudt dat een Uniemerk waarvan de houder
vijf jaar na de inschrijving binnen de Unie geen normaal gebruik heeft gemaakt voor de
waren of diensten waarvoor het ingeschreven is, of waarvan gedurende een ononderbroken
tijdvak van vijf jaar geen normaal gebruik is gemaakt, vatbaar is voor de sancties van deze
verordening, tenzij er geldige redenen zijn voor het niet gebruiken16;
- dat het weliswaar niet verboden om opnieuw een aanvraag voor hetzelfde merk in te
dienen, maar dit neemt niet weg dat een dergelijke merkaanvraag die wordt verricht om de
gevolgen van het niet-gebruik van oudere merken te vermijden, een relevant gegeven kan
zijn waaruit de kwade trouw van de merkaanvrager kan blijken17;
- dat wanneer een merkaanvraagstrategie beoogt de regel inzake het bewijs van het gebruik
12
Ger.EU 21 april 2021, T-663/19, Hasbro, ECLI:EU:T:2021:211, r.o. 42; Ger.EU 5 mei 2017, PayPal/EUIPO –
Hub Culture (VENMO), T‑132/16, niet gepubliceerd, ECLI:EU:T:2017:316, r.o. 51‑59; Ger.EU 9 november
2016, Birkenstock Sales/EUIPO, T‑579/14, ECLI:EU:T:2016:650, r.o 136.
13
Ger.EU 21 april 2021, T-663/19, Hasbro, ECLI:EU:T:2021:211, r.o. 70; Ger.EU 13/12/2012, T-136/11, Pelikan,
ECLI:EU:T:2012:689, r.o. 35-36; zie ook de Gemeenschappelijke mededeling over de gemeenschappelijke
praktijk
inzake
te
kwader
trouw
ingediende
merkaanvragen,
29
(https://www.tmdn.org/network/documents/10181/2556742/CP13_Common_Communication_nl.pdf/45f5e91f0d5a-4971-b1c9-bda140b90026).
14
Ger.EU 21 april 2021, T-663/19, Hasbro, ECLI:EU:T:2021:211, r.o. 38; Ger.EU 26 februari 2015, Colourblind,
T‑257/11, ECLI:EU:T:2015:115, r.o. 68.
15
Ger.EU 21 april 2021, T-663/19, Hasbro, ECLI:EU:T:2021:211, r.o. 54; Ger.EU 15 juli 2015, Deutsche
Rockwool Mineralwoll/BHIM – Recticel (λ), T‑215/13, ECLI:EU:T:2015:518, r.o. 20.
16
Ger.EU 21 april 2021, T-663/19, Hasbro, ECLI:EU:T:2021:211, r.o. 51
17
Ger.EU 21 april 2021, T-663/19, Hasbro, ECLI:EU:T:2021:211, r.o. 57; Ger.EU 13/12/2012, T-136/11, Pelikan,
ECLI:EU:T:2012:689, r.o. 27.
4/6
Courdecassation.be
te omzeilen, dit niet alleen in strijd is met de doelstellingen van verordening, maar
bovendien doet denken aan „rechtsmisbruik”, dat wordt gekenmerkt door het feit dat, ten
eerste, in weerwil van de formele naleving van de door de Unieregeling opgelegde
voorwaarden, het door deze regeling nagestreefde doel niet wordt bereikt en, ten tweede,
het de bedoeling is om een uit die regeling voortvloeiend voordeel te verkrijgen door
kunstmatig de voorwaarden te creëren voor de verkrijging ervan18.
Wanneer een merkaanvraag dus gebeurt met de enige bedoeling om op kunstmatige wijze de
gebruikstermijn van een merk te verlengen of het bewijs van normaal gebruik te omzeilen, dan
is er sprake van een herhaaldepot dat te kwader trouw is ingediend19.
Kwade trouw wordt echter niet vermoed, maar moet worden bewezen. Het merkenrecht gaat
immers uit van het vermoeden van goede trouw tot het tegendeel is bewezen20.
Uit de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie kan dan ook kennelijk
geconcludeerd worden dat het vermoeden van goede trouw niet kan worden weerlegd op de
enkele vaststelling dat de aanvrager daadwerkelijk een voordeel heeft gehaald uit zijn
herhaaldepot doordat hij in oppositieprocedures heeft vermeden het bewijs van een normaal
gebruik van het merk te moeten leveren.
In zoverre het onderdeel van het omgekeerde uitgaat, faalt het naar recht.
Met de motivering onder randnummer 23 oordelen de appelrechters dat het vermoeden van
goede trouw van verweerster overeind blijft. Hiermee geven de appelrechters wel degelijk de
redenen aan, in tegenstelling met wat het onderdeel aanvoert, waarom de omstandigheid dat
verweerster een voordeel heeft gehaald uit het herhaaldepot, niet als objectieve omstandigheid
kwalificeert die het vermoeden van goede trouw weerlegt, nl. omdat uit de andere door eiseres
aangevoerde objectieve omstandigheden de kwade trouw van verweerster niet blijkt. Het
onderdeel berust dan ook in zoverre op een onjuiste lezing van het bestreden arrest en mist
feitelijke grondslag.
II.2 Tweede onderdeel.
(…)
III.
Tweede middel.
(…)
IV.
Derde middel.
18
Ger.EU 21 april 2021, T-663/19, Hasbro, ECLI:EU:T:2021:211, r.o. 72; HvJ 21 juli 2005, Eichsfelder
Schlachtbetrieb, C‑515/03, ECLI:EU:C:2005:491, r.o. 39. De zogenaamde praktijk van “evergreening” die een
mogelijke feitelijke omstandigheid van kwade trouw kan uitmaken (zie vb. BRISON F, JANSSENS M.-C.,
MAEYAERT P. en VANHEES H., “Kroniek intellectuele rechten (2021-2023) – deel 2)”, RW 2024-2025/24, 930.
19
Ger.EU 21 april 2021, T-663/19, Hasbro, ECLI:EU:T:2021:211, r.o. 65-70; DAENS V., “Kwade trouw in het
merkenrecht”, ALR 2024/1, 40-41.
20
Ger.EU 21 april 2021, T-663/19, Hasbro, ECLI:EU:T:2021:211, r.o. 42; Ger.EU 8 maart 2017, T-23/16,
Biernacka, ECLI:EU:T:2017:149, r.o.45; Ger.EU 9 juli 2015, T-100/13, Camomilla, ECLI:EU:T:2015:481, r.o.
43; Ger.EU 13/12/2012, T-136/11, Pelikan, ECLI:EU:T:2012:689, r.o. 57; zie ook vb. DAENS V., “Kwade trouw
in het merkenrecht”, ALR 2024/1, 56; JANSSENS M.-C. en VANHERPE J., “Overzicht van de Europese rechtspraak
en de Benelux-rechtspraak inzake Uniemerken en Benelux-merken (2020-2021)”, ICIP-Ing.Cons. 2022/1, 84-85;
JANSSENS M.-C., Handboek merkenrecht, Intersentia 2022, 432, nr. 1313.
5/6
Courdecassation.be
(…)
Conclusie: Verwerping.
6/6
Courdecassation.be
