Cour de Révision de Monaco, 27 mai 1999, n° 26686

Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 27 mai 1999, n° 26686 (Lire sur source officielle)

I. Le contexte factuel et procédural

A. Les faits à l'origine du litige

L'affaire soumise à la Cour de révision de la Principauté de Monaco met en présence deux acteurs économiques majeurs autour de la titularité et de la protection de signes distinctifs comportant le terme « Casino ». D'une part, la société SAM Casino G. P. et Cie (ci-après désignée la « société Casino ») se prévaut de droits antérieurs sur la dénomination « Casino ». Plus précisément, cette société invoque la titularité de marques monégasque et internationale « Casino », ainsi que l'utilisation de cette même dénomination à titre de nom commercial et d'enseigne pour son entreprise et comme marque pour les produits de celle-ci. Elle soutient avoir fait un usage public et notoire de ses marques antérieurement au mois de juillet 1991.

D'autre part, la Société Anonyme (SA) des Bains de mer et du Cercle des étrangers a procédé à l'enregistrement de deux marques composées des termes « Sun Casino ». Le premier enregistrement est intervenu en date du 5 juillet 1991 et le second en date du 23 mars 1992 (les classes de produits ou services visées par ces dépôts respectifs ne sont pas précisées dans la décision).

Estimant que ces deux dépôts postérieurs portaient atteinte à ses droits antérieurs sur le signe « Casino », tant au regard de l'antériorité d'usage que de la notoriété alléguée de son signe, la société Casino a engagé une action judiciaire visant à obtenir l'annulation des enregistrements des deux marques « Sun Casino » effectués par la SA des Bains de mer et du Cercle des étrangers. Le litige cristallise ainsi une opposition classique en droit des propriétés intellectuelles entre le titulaire d'un signe antérieur revendiquant une notoriété particulière et le déposant d'un signe complexe postérieur intégrant l'élément verbal premier tout en lui adjoignant un terme distinctif supplémentaire (« Sun »).

B. Le parcours procédural et les prétentions des parties

À la suite de l'introduction de l'instance en nullité des marques « Sun Casino » (les détails relatifs au jugement de première instance ne sont pas précisés dans la décision), l'affaire a été portée devant la Cour d'appel de Monaco. Par un arrêt rendu le 3 mars 1998, la juridiction du second degré a statué sur les demandes de la société Casino. Si la Cour d'appel a déclaré recevable l'action introduite par la société Casino, elle a en revanche rejeté ses prétentions au fond en refusant d'annuler l'enregistrement des deux marques « Sun Casino » des 5 juillet 1991 et 23 mars 1992. Pour motiver ce refus, les juges d'appel ont considéré que la demanderesse ne justifiait pas d'un usage public et notoire de la marque « Casino », qu'elle n'établissait pas être titulaire, pour des produits, d'une marque notoirement connue, et enfin qu'il n'existait aucun risque de confusion entre les signes en présence, les deux éléments composant la marque « Sun Casino » étant au demeurant jugés indissociables.

Mécontente de cette issue, la société Casino a formé un pourvoi en révision à l'encontre de l'arrêt du 3 mars 1998. Au soutien de son recours devant la Haute juridiction monégasque, la demanderesse au pourvoi articule son argumentation autour de deux moyens distincts, subdivisés en plusieurs branches, qui attaquent tant la régularité formelle de la motivation de l'arrêt d'appel que la rectitude juridique des critères d'appréciation de la protection des marques.

Aux termes de son premier moyen, subdivisé en deux branches, la société Casino reproche à la Cour d'appel d'avoir refusé de prononcer la nullité des enregistrements litigieux :

• En premier lieu, en entachant sa décision d'un défaut de réponse à conclusions. Selon la demanderesse, la juridiction d'appel aurait omis de répondre à ses écritures faisant valoir qu'elle avait fait un usage public et notoire de ses marques monégasque et internationale « Casino » antérieurement aux dates des dépôts contestés (5 juillet 1991 et 23 mars 1992), et en tout état de cause avant le 5 juillet 1991.
• En second lieu, en méconnaissant les règles relatives à la qualité pour agir, la demanderesse soutenant que le titulaire d'une marque antérieure dispose de la qualité requise pour poursuivre l'annulation d'enregistrements postérieurs.

Par son second moyen, décomposé en quatre branches, la société Casino critique l'appréciation portée par les juges du fond sur la notoriété de son signe et sur l'existence d'un risque de confusion :

• Dans une première branche, elle soutient que la Cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à exclure la notoriété de la marque « Casino ».
• Dans une deuxième branche, elle développe une thèse fondée sur l'indivisibilité de la notoriété des signes distinctifs de l'entreprise. Elle fait valoir que la notoriété d'une dénomination utilisée à la fois comme nom commercial ou enseigne d'une entreprise et comme marque pour les produits de cette dernière est indivisible. Dès lors, selon le pourvoi, la Cour d'appel, qui aurait constaté la notoriété de la dénomination « Casino » (en tant que nom commercial ou enseigne), ne pouvait légalement valider le dépôt postérieur d'une marque susceptible de créer un risque de confusion avec cette dénomination.
• Dans une troisième branche, la demanderesse reproche à l'arrêt attaqué un défaut de base légale ou une insuffisance de motivation quant à la comparaison des signes, affirmant qu'en se bornant à énoncer que les deux éléments de la marque « Sun Casino » sont indissociables, la Cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
• Enfin, dans une quatrième branche, la société Casino soutient que la protection attachée à une marque notoire est autonome et ne dépend nullement des conditions d'exploitation de la marque seconde dont la nullité est demandée, reprochant implicitement aux juges du fond d'avoir pris en compte de telles circonstances d'exploitation pour écarter le risque de confusion ou la nullité.

II. La question de droit et la solution de la juridiction

A. Le problème juridique posé

Le pourvoi soumis à la Cour de révision posait une série de questions imbriquées touchant aux conditions de fond et de preuve de l'action en annulation d'une marque ainsi qu'à la répartition des compétences entre les juges du fond et le juge de cassation/révision en matière de propriété industrielle.

La question principale pouvait se formuler ainsi : le titulaire d'une dénomination « Casino », exploitée comme nom commercial, enseigne et marque, est-il fondé à obtenir la nullité de marques postérieures « Sun Casino » sur le fondement de l'antériorité d'un usage public et notoire ou de la protection des marques notoirement connues, et quelle est l'étendue du contrôle exercé par la Cour de révision sur l'appréciation par les juges du fond de la notoriété du signe antérieur et du risque de confusion entre les signes en conflit ?

De manière sous-jacente, la Haute juridiction devait déterminer si la notoriété éventuellement acquise par une dénomination à titre de nom commercial ou d'enseigne rejaillit automatiquement et de manière indivisible sur la marque de produits homonyme, dispensant son titulaire de prouver la notoriété spécifique de la marque pour les produits désignés, et si l'appréciation du caractère indissociable d'une marque complexe (« Sun Casino ») échappe au contrôle de légalité au profit du pouvoir souverain des juges du fond.

B. Le raisonnement et la motivation de la cour

La Cour de révision procède à un examen méthodique mais particulièrement concis des deux moyens soulevés, opposant aux critiques sophistiquées du pourvoi une lecture stricte des constatations de l'arrêt d'appel et un rappel ferme des limites de son propre office.

Sur le premier moyen, la réponse de la Cour de révision opère un double constat factuel et procédural qui vide le grief de sa substance. D'une part, concernant la seconde branche qui invoquait la qualité à agir du titulaire d'une marque antérieure pour poursuivre l'annulation, la Cour relève que « la Cour d'appel a déclaré recevable l'action de la société Casino ». Le grief manquait donc en fait : l'action ayant été déclarée recevable, la Cour d'appel n'avait nullement dénié à la société Casino sa qualité pour agir en nullité. D'autre part, s'agissant de la première branche relative au défaut de réponse aux conclusions invoquant un usage public et notoire antérieur au 5 juillet 1991, la Cour de révision constate que la juridiction du second degré, « répondant aux conclusions, a retenu que cette société ne justifiait pas d'un usage public et notoire de la marque "Casino" ». En d'autres termes, loin d'avoir omis de répondre à ce chef de conclusions, la Cour d'appel l'avait expressément examiné pour l'écarter sur le terrain probatoire, estimant la preuve de cet usage non rapportée. Le premier moyen est en conséquence intégralement écarté.

Sur le second moyen, la Cour de révision regroupe sa réponse aux quatre branches en un attendu unique qui consacre le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. La Haute juridiction énonce « que la Cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, a retenu que la société Casino n'établissait pas être titulaire pour des produits, d'une marque notoirement connue et qu'il n'existait aucun risque de confusion entre les marques "Casino" et "Sun Casino" ; qu'elle a ainsi justifié sa décision ».

Ce raisonnement appelle trois observations quant à la technique de contrôle employée :

1. Le rejet de la thèse de l'indivisibilité de la notoriété : En validant le fait que la Cour d'appel ait exigé que la société Casino établisse être titulaire « pour des produits » d'une marque notoirement connue, la Cour de révision écarte implicitement mais nécessairement la deuxième branche du moyen. La notoriété s'apprécie de manière spécifique pour la marque en relation avec les produits qu'elle désigne, et ne se déduit pas mécaniquement ou indivisiblement de la notoriété éventuelle du nom commercial ou de l'enseigne.
2. La souveraineté de l'appréciation de la notoriété et du risque de confusion : Tant l'existence de la notoriété de la marque antérieure que l'existence d'un risque de confusion entre « Casino » et « Sun Casino » (incluant l'appréciation du caractère indissociable des termes « Sun » et « Casino » critiquée par la troisième branche) sont qualifiées de questions de fait relevant du pouvoir souverain des juges du fond.
3. La suffisance de la motivation par l'absence de notoriété et de risque de confusion : Dès lors que ces deux éléments (absence de marque notoirement connue pour des produits et absence de tout risque de confusion) sont souverainement constatés, la décision se trouve légalement justifiée, rendant inopérantes les critiques relatives aux motifs prétendument impropres (première branche) ou à la prise en compte des conditions d'exploitation de la marque seconde (quatrième branche).

C. Le dispositif

La Cour de révision tranche le litige par le dispositif suivant :

« PAR CES MOTIFS : Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse à l'amende et aux dépens ; »

III. L'analyse et la portée jurisprudentielle

A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne

L'arrêt rendu le 27 mai 1999 par la Cour de révision de Monaco s'inscrit dans la droite ligne des principes fondamentaux du droit des marques, tels qu'ils sont façonnés par les conventions internationales (dont la substance irrigue le droit monégasque, bien que les textes spécifiques ne soient pas visés dans l'arrêt) et par la jurisprudence des juridictions suprêmes de tradition civiliste, au premier rang desquelles figure la Cour de cassation française. L'analyse de cette décision met en lumière plusieurs axes théoriques majeurs du droit des signes distinctifs.

1. La distinction fonctionnelle des signes et le rejet de l'indivisibilité de la notoriété

L'un des apports théoriques les plus intéressants de l'arrêt réside dans le sort réservé à la deuxième branche du second moyen. La société Casino tentait de faire consacrer un principe d'« indivisibilité de la notoriété » : selon elle, lorsqu'une dénomination unique (« Casino ») est simultanément exploitée comme nom commercial, comme enseigne et comme marque de produits, la reconnaissance par les juges de la notoriété de cette dénomination (au titre de l'enseigne ou du nom commercial) devrait nécessairement emporter la reconnaissance de la notoriété de la marque pour les produits de l'entreprise.

La Cour de révision refuse d'entrer dans cette logique d'assimilation globale en approuvant la Cour d'appel d'avoir retenu que la demanderesse « n'établissait pas être titulaire pour des produits, d'une marque notoirement connue ». Cette formulation est d'une grande rigueur juridique. En droit de la propriété industrielle, chaque signe distinctif obéit à un régime propre qui découle de sa fonction spécifique :

• Le nom commercial identifie l'entreprise ou le fonds de commerce dans ses rapports avec la clientèle et les tiers.
• L'enseigne individualise géographiquement ou matériellement un établissement commercial.
• La marque (ici qualifiée en tête de la décision de « marque de fabrique ») a pour fonction de distinguer les produits ou les services d'une personne physique ou morale de ceux de ses concurrents, en garantissant au consommateur l'identité d'origine desdits produits ou services.

Parce que les fonctions diffèrent, l'appréciation de la notoriété ne saurait être fongible. Une entreprise peut jouir d'une grande notoriété sous son nom commercial ou son enseigne sur un territoire donné (par exemple en raison de l'implantation historique de ses locaux ou de sa raison sociale) sans pour autant que les produits spécifiques qu'elle commercialise sous une marque homonyme bénéficient, dans l'esprit du public concerné, d'une connaissance telle qu'elle confère à cette marque le statut dérogatoire de « marque notoirement connue ». En exigeant la démonstration d'une notoriété rattachée spécifiquement à une marque « pour des produits », la Cour de révision rappelle que la notoriété d'une marque n'est pas un attribut abstrait attaché à un mot, mais une réalité économique et psychologique mesurée au regard des produits ou services pour lesquels le signe est enregistré ou utilisé.

2. Le régime probatoire de l'usage public et notoire et de la marque notoire

La décision illustre la rigueur probatoire qui pèse sur le demandeur en nullité d'une marque enregistrée. Le droit des marques repose sur la sécurité juridique conférée par l'enregistrement (dépôts des 5 juillet 1991 et 23 mars 1992 en l'espèce). Pour anéantir un titre régulièrement déposé, le tiers qui invoque un droit antérieur doit administrer une preuve pleine et entière des conditions d'existence de ce droit.

Dans le premier moyen, la société Casino invoquait un « usage public et notoire » de ses marques monégasque et internationale antérieurement au 5 juillet 1991. Dans le second moyen, il était question de la qualité de « marque notoirement connue ». Ces notions renvoient à des mécanismes de protection spécifiques permettant soit de consolider un droit ou d'empêcher la forclusion, soit de déroger au principe de spécialité ou au principe de territorialité (en permettant à une marque non enregistrée pour les mêmes produits ou sur le même territoire d'évincer un dépôt postérieur). Or, précisément parce que la notoriété constitue une exception aux principes cardinaux de territorialité et/ou de spécialité du droit des marques, la jurisprudence exige que sa preuve soit rapportée de manière stricte par celui qui s'en prévaut. L'arrêt confirme que la simple allégation d'une présence sur le marché ou la titularité formelle de marques antérieures ne suffit pas : la carence probatoire (« ne justifiait pas », « n'établissait pas ») est fatale aux prétentions du demandeur.

3. L'appréciation globale du risque de confusion et le statut des marques complexes

Le conflit entre la marque simple « Casino » et la marque complexe « Sun Casino » soulevait la question classique de la comparaison des signes lorsqu'une marque seconde reproduit intégralement une marque antérieure en lui adjoignant un autre élément verbal.

Dans la troisième branche de son second moyen, la société Casino reprochait à la Cour d'appel de s'être bornée à affirmer que les deux éléments de la marque « Sun Casino » étaient indissociables. Ce faisant, la demanderesse tentait de faire juger que le terme « Casino » conservait, au sein de l'ensemble « Sun Casino », une position distinctive autonome ou dominante, de sorte que l'adjonction du mot « Sun » ne suffisait pas à écarter le risque de confusion.

Cependant, en droit des marques, l'appréciation du risque de confusion doit s'effectuer de manière synthétique et globale, en tenant compte de l'impression d'ensemble produite par les signes sur le consommateur d'attention moyenne, sans procéder à une dissection artificielle des éléments qui les composent. Lorsqu'un signe complexe forme un tout conceptuel ou phonétique unitaire — ce que traduit exactement le constat selon lequel les éléments « Sun » et « Casino » sont « indissociables » —, l'impression d'ensemble qui s'en dégage diffère de celle produite par le seul terme « Casino ». En refusant de censurer la Cour d'appel sur ce point, la Cour de révision valide cette approche synthétique : dès lors que les juges du fond ont estimé que le syntagme « Sun Casino » formait un ensemble indivisible excluant toute confusion avec le terme isolé « Casino », leur décision échappe à la critique.

De même, la quatrième branche du second moyen soulevait une question théorique délicate : l'appréciation de l'atteinte à une marque notoire ou du risque de confusion doit-elle se faire in abstracto (au seul regard des libellés d'enregistrement) ou in concreto (en tenant compte des conditions effectives d'exploitation de la marque seconde) ? Le pourvoi soutenait le principe d'une protection absolue et abstraite (« la protection d'une marque notoire ne dépend pas des conditions d'exploitation de la marque dont la nullité est demandée »). Toutefois, la Cour de révision n'a pas eu besoin de trancher abstraitement ce point de droit : dès lors que la prémisse même du raisonnement faisait défaut — la marque « Casino » n'étant précisément pas reconnue comme une marque notoirement connue pour des produits — et qu'aucun risque de confusion n'était caractérisé, le grief devenait inopérant.

4. La délimitation de l'office du juge de révision : le rempart du pouvoir souverain

Enfin, cet arrêt constitue une illustration topique de la frontière entre le fait et le droit devant la Cour de révision de Monaco. La formule employée par la Haute juridiction — « Dès lors que la Cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, a retenu que... » — marque le refus d'exercer un contrôle de qualification ou même un contrôle lourd de motivation sur deux éléments clés du contentieux des marques :

1. La notoriété : Savoir si un signe est « notoirement connu » ou a fait l'objet d'un « usage public et notoire » dépend d'un faisceau d'indices factuels (parts de marché, intensité, étendue géographique et durée de l'usage, investissements publicitaires, degré de connaissance par le public pertinent). L'évaluation de ces preuves relève exclusivement du juge du fond.
2. Le risque de confusion : De manière constante, la ressemblance entre deux signes, le caractère indissociable ou dominant de leurs éléments constitutifs, et la probabilité que le public puisse se méprendre sur l'origine des produits ou services sont considérés comme des appréciations de pur fait.

À partir du moment où les juges d'appel ont formulé une appréciation souveraine excluant à la fois la notoriété et le risque de confusion, leur arrêt se trouve légalement justifié, sans que la Cour de révision n'ait à entrer dans le détail des éléments de preuve discutés par les parties.

B. Les implications pratiques pour les praticiens

Bien que succinct dans sa rédaction, l'arrêt du 27 mai 1999 recèle des enseignements méthodologiques et stratégiques de premier ordre pour les avocats et conseils en propriété industrielle exerçant à Monaco ou dans des juridictions partageant la même tradition procédurale.

1. L'impératif de cloisonnement et de ciblage du dossier probatoire en matière de notoriété

La leçon la plus directe pour les praticiens agissant en demande dans le cadre d'une action en nullité (ou en contrefaçon) fondée sur la notoriété d'un signe antérieur concerne la constitution du dossier de preuves.