• §Décision · AD86%STCOR ANDORRA, a 31 de juliol del 2018 - ROJ: STCOR 94/2018
• §Décision · AD86%STCOR ANDORRA, a 25 de juliol del 2018 - ROJ: STCOR 100/2018
• §Décision · AD86%STCOR ANDORRA, a 24 d'abril del 2018 - ROJ: STCOR 103/2018
• §Décision · AD86%STCOR ANDORRA, a 05 de setembre del 2018 - ROJ: STCOR 99/2018
• §Décision · AD86%STCOR ANDORRA, a 31 de juliol del 2018 - ROJ: STCOR 86/2018

STSJAD 258/2022 (ECLI:AD:TSJADAD:2022:258)

Faits et procédure

La société Carnero (ci-après « Carnero ») a conclu, le 7 octobre 2013, avec la société C, SL et plusieurs personnes physiques, un contrat de cession de licence d'exploitation, de commercialisation et de fabrication, à l'échelle mondiale et à titre exclusif, du produit « P (P) ». Ce contrat portait également sur les améliorations et développements futurs du produit, ainsi que sur les brevets et modèles d'utilité y afférents.

Les personnes physiques en cause, MM. Duque, Peña, Téllez et Sandoval, sont présentées par la décision comme les inventeurs du produit. Elles étaient, avec Mme Peña à partir de 2007, associées de la société C, SL, constituée en 2003 pour exploiter le brevet. Selon la décision, les brevets ont été délivrés en Espagne, aux États-Unis et en France, mais n'avaient pas fait l'objet d'un enregistrement mondial.

Par acte du 17 septembre 2015, Carnero a introduit une action contre C, SL et les quatre personnes physiques. Elle demandait notamment l'exécution intégrale du contrat, l'obligation solidaire d'inscrire les brevets à l'échelle mondiale, l'abstention de tout trouble à l'exercice des droits cédés, et l'indemnisation d'un préjudice d'au moins 150 000 euros. C, SL a ensuite été déclarée en cessation de paiements et en faillite, ce qui a suspendu la procédure à son égard. Les défendeurs personnes physiques ont soulevé une exception de défaut de légitimation passive, au motif qu'ils étaient intervenus au contrat en qualité de représentants de la société cédante, sans engagement personnel.

Le Tribunal de Batlles a accueilli cette exception par la sentence 78/2021 et a rejeté la demande à l'encontre des défendeurs personnes physiques. La décision indique la date du 24 juillet 2021 dans les antécédents, mais celle du 24 juin 2021 dans le dispositif de l'arrêt d'appel ; cette divergence n'est pas levée par le texte. Carnero a interjeté appel. Le Tribunal superior de Justícia, Sala Civil, statue sur ce recours. Le texte ne précise pas la composition complète des parties intimées au-delà de celles mentionnées dans l'en-tête.

Question de droit

La question centrale est de savoir si les associés d'une société, signataires à titre personnel d'un contrat de licence portant sur des brevets dont ils sont titulaires, ont la qualité de défendeurs légitimes à une action en exécution contractuelle, alors même que la société cessionnaire de la licence a été placée en faillite et ne figure plus dans le litige.

La question porte, en second lieu, sur la portée de la règle de la relativité des contrats : il s'agit de déterminer si les signataires personnes physiques sont tenus par des obligations qu'ils n'ont pas contractées en qualité de représentants.

La décision aborde également, à titre préliminaire, la rectification d'erreurs matérielles affectant les motifs du jugement de première instance.

Solution et dispositif

Le Tribunal superior retient que la légitimation s'entend de l'adéquation entre la titularité juridique alléguée et l'objet du litige (FD 4, § 12). Il relève que la rédaction du contrat est « ambiguë » quant au rôle des signataires : ceux-ci interviennent « en qualité de propriétaires et en représentation de la société C, SL », mais le contrat précise aussi qu'ils agissent « en leur propre nom comme propriétaires de l'entreprise » (FD 4, § 13).

Le juge d'appel constate que, malgré la mention de la société comme titulaire des brevets, ceux-ci appartiennent en réalité aux associés. Il s'appuie sur un certificat du 25 mars 2014, dans lequel les titulaires des participations délimitaient l'objet de la licence comme comprenant les brevets « dont C, SL et/ou l'un quelconque de ses associés sont propriétaires » (FD 4, § 14). Il en déduit une extension de l'ambit subjectif du contrat par le jeu des actes propres.

S'appuyant sur la Loi sur les brevets du 10 juin 1999, applicable à la date du contrat, le tribunal rappelle que le droit de brevet app

Representant: Sr. Salas

Advocat: Sra. Nuñez

Apel·lat: Srs. Duque i Peña

Representant: Sra. Peña

Advocat: Sr. Pérez

Apel·lat: Sr. Sandoval

Representant: Sra. Catalá

Advocat: Sr. Querol

Apel·lat: Sr. Téllez

Representant: Sra. Peña

Advocat: Sra. Herrera

TSJC.- 0000300/2021 ORIGEN: 6000308/2015 - 00

NIG: 5300542120150005883

OBJECTE: Manca de legitimació passiva, relativitat dels contractes

SENTÈNCIA 141-2022

Andorra la Vella, el 26 d'octubre del 2022. En nom del Poble Andorrà.-

Reunida la Sala Civil del Tribunal Superior de Justícia d'Andorra ha vist el recurs d'apel·lació a les actuacions més amunt referenciades.

En la tramitació d'aquestes actuacions han estat observades les prescripcions legals, i ha estat ponent el magistrat Sr. Jaume Tor Porta, el qual expressa el parer del Tribunal.

ANTECEDENTS DE FET

1.- El 17-9-2015, la representació processal del la societat Carnero va interposar demanda contra la societat C, SL (en endavant C, SL), i els Srs. Duque, Sandoval, Téllez i Peña, en què sol·licitava que es dictés Sentència: 1) Declarant l'obligació solidària dels demandats de donar compliment íntegre al contracte de cessió única i exclusiva de la llicència d'explotació, comercialització i fabricació a nivell mundial, del producte "P (P)" de data 7 d'octubre del 2013, cessió que ha d'incloure aquella de tots els drets sobre les millores, actualitzacions, evolucions, nous i futurs desenvolupaments d'aquest producte, amb les seves corresponents patents i models d'utilitat, en el cas que aquests es desenvolupin; 2) declarant l'obligació solidària de la part demandada d'inscriure a nivell mundial les patents a què fa referència el contracte per a assegurar el pacífic exercici dels drets objecte de cessió a la seva mandant; 3) Declarant l'obligació solidària dels demandats d'abstenir-se de portar a terme directament o a través de tercer interposat, qualsevol activitat que pugui comportar una pertorbació de l'exercici dels drets cedits a la seva principal en mèrits del contracte d'autes; 4) declarant l'obligació solidària de la part demandada d'indemnitzar la seva mandant dels danys i perjudicis ocasionats per l'incompliment del contracte, a acreditar en període probatori, i quin import no pot ser inferior a 150.000.- euros doncs la part demandada va fer una cessió de drets manifestant falsament que aquests es trobaven mundialment protegits i que dita circumstància va ser determinant en l'acceptació de les condicions econòmiques del contracte i no pot concórrer per mentre no es procedeixi al registre mundial de les patents i finalment 5) imposant a la part defenent el pagament solidari de les costes judicials ocasionades, inclosos els honoraris d'advocat i de procurador i de perit intervinent i les taxes judicials ocasionades, en atenció a la seva mala fe.

2.- El 26 de novembre del 2015, la representació processal de la societat C, SL i dels Srs. Duque i Peña contestaven la demanda i alhora formulaven demanda reconvencional, sol·licitant que en el seu dia es dicti sentència que desestimi les pretensions objecte de la demanda i estimi la reconvenció plantejada, i declari la nul·litat del conveni atorgat en data 7 d'octubre del 2013, tot imposant a l'agent el pagament de les costes judicials ocasionades, inclosos els honoraris d'advocat, de procurador.

En la mateixa data, la representació processal del Sr. Téllez va presentar un escrit, mitjançant el quin va contestar la demanda, i es va oposar a la mateixa, i va sol·licitar que en el seu dia es dicti sentència, que desestimi de forma íntegra les pretensions formulades i que imposi a l'agent el pagament de les costes judicials ocasionades, inclosos els honoraris d'advocat i de procurador.

D'igual forma, la representació processal del Sr. Sandoval va presentar un escrit, a través el qual va aixecar l'excepció peremptòria de la manca de legitimació passiva i va reconvenir, tot sol·licitant que es dicti sentència que, de forma principal, estimi l'excepció peremptòria de manca de legitimació passiva i que de forma subsidiària desestimi al fons la demanda i estimi la reconvenció plantejada: 1) declarant la nul·litat de ple dret, radical i absoluta del contracte atorgat el 7 d'octubre del 2013 per raó d'haver estat convingut per un termini de temps indefinit i que es retrocedeixin les prestacions efectuades per les parts i es condemni a la part demandada a retornar els imports percebuts i a la societat Carnero a fer retorn de la llicència d'explotació, comercialització i fabricació del producte; 2) subsidiàriament, declarant en aplicació de la clàusula quarta del contracte, la resolució contractual d'aquest per raó de l'incompliment reiterat de la societat Carnero del contracte de data 7 d'octubre del 2013 i en concret dels pactes sisè, epígraf 6.1, i vuitè epígraf 8.3; 3) establint que de resultes de dit incompliment, la part demandada es troba legitimada a restar en propietat dels imports satisfets per part de la societat la societat Carnero en seguiment al contracte en concepte de danys i perjudicis derivats de l'incompliment contractual; 4) imposant a la part demandant el pagament de les costes processals ocasionades, inclosos els honoraris d'advocat i de procurador i de perit intervinent si escau.

3.- Les parts replicaven i duplicaven reiterant les seves respectives pretensions.

4.- Practicats els mitjans de prova proposats que varen ser considerats necessaris i evacuats per les parts litigants els seus respectius escrits de conclusions, en data 24-7-2021 requeia Sentència amb la següent part decisòria:

"Primer.- Desestimar la demanda formulada per part de la societat Carnero contra els Srs. Duque i Peña, Téllez i Sandoval i absoldre aquests darrers de les pretensions dirigides en la seva contra.

Segon.- Desestimar igualment les demandes reconvencionals plantejades per part dels Srs. Duque i Peña i per part del Sr. Sandoval contra la societat Carnero i absoldre aquesta darrera de les pretensions dirigides en la seva contra.

Tercer.- Fer imposició de les costes judicials ocasionades de conformitat amb el que preveu el VII. Considerant de la present resolució judicial".

5.- La representació processal de la societat Carnero ha formulat recurs d'apel·lació contra aquesta decisió sol·licitant la seva revocació i que en el seu lloc es dictés nova Sentència en aquesta alçada acollint les pretensions que havia articulat en el seu escrit rector tot imposant als demandats el pagament de les costes ocasionades.

6.- La representació processal dels demandats ha contestat el recurs d'apel·lació articulant oposant-se a les pretensions del recurrent, tot i sol·licitant al confirmació íntegra de la Resolució dictada amb imposició de les costes ocasionades a la part demandant.

FONAMENTS DE DRET

Primer.- La Sentència dictada pel Tribunal de Batlles aprecia la manca de legitimació passiva dels Srs. Duque, Téllez, Peña i Sandoval, front a les concretes pretensions que en l'escrit de demanda articulava la societat Carnero.

Aquesta darrera societat s'alça contra aquesta decisió, destacant en primer lloc determinats errors formals que els seus fonaments de dret contenien, demanant la seva rectificació. En aquest sentit refereix que en mèrits del contracte subscrit el 7-10-2013, la titular dels drets per a la fabricació i explotació de la patent relativa al producte "P (P)" era la societat Carnero i que alhora era aquesta societat qui havia efectuat determinats pagaments en execució d'aquest contracte i no la societat C, SL com erròniament s'afirmava.

En quant al fons de la decisió recorreguda, mantenia que mitjançant el contracte atorgat, els Srs. Duque, Peña, Téllez, i Sandoval havent cedit els drets d'explotació comercialització i fabricació, amb caràcter exclusiu, i a nivell mundial, de les patents, i aquestes només estaven protegides a Espanya, França i Estats Units, la qual cosa havia comportat un greu perjudici econòmic a la recurrent. En aquesta eventualitat, considera que el compliment del contracte que es demanava necessàriament requeria que els titulars de les patents cedides les enregistressin a nivell mundial atès que, la societat C, SL no era la titular de les patents sinó que els titulars n'eren els seus partícips A TÍTOL PERSONAL. En aquesta situació considera que només aquests es trobaven legitimats per a promoure la inscripció corresponent prop dels registres de cada país per tal de permetre a la recurrent, la pacífica explotació i comercialització de la patent indicada a nivell mundial, tot i recordant que aquesta manca de protecció havia comportat un perjudici per a la seva representada de 294.000.- EUR segons s'havia pogut justificar.

Sosté d'altra part, que les persones físiques demandades van promoure la declaració de cessació de pagaments i de fallida de la societat C, SL, només per a desvincular-se del contracte de cessió i explotació de les patents atorgat amb la seva representada, ometent però que aquest contracte també l'havien signat a títol personal, en tant que propietaris de les patents. Insisteix en conseqüència, en la perfecta legitimació de les persones físiques demandades: només ells podien garantir la protecció mundial del producte adquirit i eren els responsables dels danys i perjudicis ocasionats a conseqüència de la manca de protecció.

Segon.- Els Srs. Téllez, Sandoval i Duque són els inventors del P, al respecte del qual obtenien les patents d'invenció de les Oficines de Patents i Marques espanyola i americana i l'INPI francesa (en les patents d'invenció de les dues primeres només figuren com a inventors els Srs. Sandoval i ENTITY_10). Per a l'explotació de la patent indicada, aquestes persones fundaven l'any 2003 la societat C, SL, en què a partir del 2007 s'afegia la Sra. Peña, participant- hi tots ells a parts iguals.

El 7-10-2013 es perfeccionava aquell contracte de cessió de llicència d'explotació de patent, sobre el qual Carnero fonamenta la reclamació. Concretament defensa que els partícips en la eren els titulars de les patents relatives a la invenció descrita i la societat C, SL era la titular dels drets d'explotació. Després de denunciar determinats incompliments de la part contrària, referia que els demandats, al marge de les patents que ja existien, no havien registrat cap altra i que per tant aquella cessió que es va fer a nivell mundial a la seva representada resultava inoperant, el que li suposava uns importants perjudicis econòmics, referint en aquest sentit que els anteriors distribuïdors i fabricants, en connivència amb els propis demandats, continuaven fabricant i comercialitzant el producte objecte del contracte assenyalat. En aquesta situació demanava es dictés Sentència declarant l'obligació solidària dels Srs. Duque, Peña, Téllez, i Sandoval i de la societat C, SL a donar compliment íntegre al contracte atorgat, declarant la seva obligació solidària d'inscriure la patent a nivell mundial per tal d'assegurar el pacífic exercici dels drets objecte de la cessió i devent d'abstenir-se de portar a terme qualsevol activitat que pugui comportar una pertorbació en l'exercici dels drets cedits a la seva representada, tot i fixant una indemnització pels danys i perjudicis ocasionats en una suma no inferior a 150.000.- EUR.

El procediment iniciat contra la societat C, SL s'ha suspès a partir del moment en què ha estat declarada en cessació de pagaments i fallida, de manera que el procediment en aquestes alçades, s'articula només contra els titulars de les seves participacions i signataris del conveni de 7-10-2013. Aquests articulaven en el seu escrit de contesta a la demanda, una excepció de manca de legitimació passiva que ha estat estimada per la Sentència ara impugnada, raonant en essència que la intervenció d'aquests en el contracte de cessió ho era en qualitat de representants de la societat cedent, sense però assumir cap prestació a títol personal, raonament al respecte del qual s'alça la societat recurrent i que ens obliga a revisar les conclusions del Tribunal de Batlles.

Tercer.- Abans d'examinar la qüestió nuclear del recurs que es planteja, ens hem de pronunciar en relació d'aquells errors formals, que la part denuncia amb caràcter preliminar en el seu escrit de recurs i que han de ser rectificats en tractar-se d'un clar "lapsus calami" que ha de ser ratificat en aquesta alçada.

En aquest sentit, s'ha de rectificar el primer Fonament jurídic, disposant que va ser Carnero qui va satisfer la suma de 314.155,51.- EUR i altre import de 60.843,49.- EUR i no la societat C, SL com erròniament s'indica en el primer fonament de dret tercer paràgraf.

En el mateix sentit, també escau rectificar el paràgraf segon del fonament jurídic primer atès que en mèrits del contracte de 7-10-2013, la titular dels drets d'explotació de les patents controvertides esdevé ja no la societat demandada C, SL, sinó la demandant (paràgraf segon).

Quart.- Quant a la legitimació passiva dels Srs. Duque, Peña, Téllez, i Sandoval.

La legitimació suposa una adequació entre la titularitat jurídica afirmada i l'objecte jurídic pretès i exigeix una coherència entre la qualitat atribuïda i les conseqüències jurídiques que es reclamen per la part en un procediment determinat. Des d'aquesta perspectiva, la societat recurrent defensa que la intervenció dels titulars de les participacions de C, SL resultava imprescindible, a la vista dels drets que ostentaven sobre la patents quins drets li havien estat cedits, i que per tant només ells podien donar compliment íntegre al contracte que van signar en nom propi.

La resolució d'aquesta controvèrsia ha d'intervenir principalment des de la perspectiva que ofereix el contracte de cessió de dret de 7-10-2013. Al seu respecte hem de ressaltar que la redacció emprada a l'hora de determinar el rol assumit pels Srs. Duque, Téllez, Peña, i Sandoval en el mateix resulta ambigua. En efecte, si bé s'assenyala que la seva intervenció ho és en qualitat de "propietarios y en representación de la Sociedad C, SL", immediatament després es sosté "y así mismo actúan en su propio nombre como propietarios de la empresa". Malgrat aquesta precisió, el Tribunal de Batlles considera que el contracte només establia obligacions entre les societats intervinents.

En realitat però succeeix que malgrat en el contracte s'indiqui que la societat C, SL era titular de les patents, en realitat aquestes pertanyen als seus socis i aquesta circumstància no tant sols ha estat admesa al llarg del procediment, sinó que fins i tot els titulars de les participacions ho admetien en el certificat de 25-3-2014 (foli 61) quan alhora de delimitar l'objecte de la llicència cedida a Carnero certificaven que comprenia les patents del P "de las que C, SL y/o cualquiera de sus socios són propietarios" (la negreta és nostra), ampliant-se així encara que sigui per la via dels actes propis, l'àmbit subjectiu del contracte.

Aquesta precisió resulta rellevant des de la perspectiva de la Llei de Patents de 10-6-1999 vigent quan intervenia el contracte objecte del present procediment (en el contracte subscrit concorre una submissió expressa als Tribunals i a la Llei andorrana). En efecte, el dret de patent es concedeix als inventors, i la seva transmissió només podia intervenir per a ser vàlida mitjançant llicència escrita (art. 30.2), sense que en el present supòsit haguem pogut trobar cap mena de cessió dels titulars de la patent a la societat C, SL, en les modalitats que s'admetien (llicència contractual, llicència de dret o obligatòria), el que per tant justifica de la necessària participació dels seus titulars en el contracte.

En aquesta situació, la cessió dels drets relatius a la patent només podia ser operada per les persones físiques signatàries del contracte i en aquesta eventualitat, la seva legitimació per a participar del litigi, a la vista de les pretensions concretes que s'hi articulen resulta inqüestionable.

Cinquè.- En atenció al que acabem d'exposar, escaurà estimar el recurs d'apel·lació articulat, revocant-se la Sentència dictada en la part que aprecia l'excepció de manca de legitimació passiva que s'oposava tot i retornant les actuacions a la Batllia per tal de que dicti nova Sentència que, es pronunciï sobre el fons de les concretes pretensions que s'articulen, el tot per tal de garantir el doble grau de jurisdicció com ja hem tingut ocasió de fixar reiteradament.

Sisè.- L'èxit del recurs comportarà i el retorn de les actuacions que ha estat decidit en aquesta alçada es traduirà en que no hagi de fer-se imposició en les costes ocasionades en cap d'ambdues instàncies, sense perjudici del posterior pronunciament que sobre aquesta qüestió pugui recaure.

Decisio

En atenció a tot el que s'ha exposat, el Tribunal Superior de Justícia, Sala Civil,

DECIDEIX

ESTIMAR el recurs d'apel·lació articulat per la representació processal de la societat Carnero contra la Sentència 78/2021 dictada pel Tribunal de Batlles en data 24-6-2021 que es revoca en l'apartat que per a desestimar la demanda aprecia l'excepció de manca de legitimació passiva dels Srs. Téllez, Sandoval, Duque i Peña, tot retornant les actuacions a la Batllia per tal de que examinin, quant al fons, la bondat de les concretes pretensions que s'articulaven. Tanmateix escau rectificar els errors materials continguts en el primer Fonament jurídic, disposant que va ser Carnero qui va satisfer la suma de 314.155,51.- EUR i altre import de 60.843,49.- EUR i no la societat C, SL com erròniament s'indica (tercer paràgraf) i precisant que en mèrits del contracte de 7-10-2013, la titular dels drets d'explotació de les patents controvertides esdevé ja no aquesta darrera societat, sinó la demandant (paràgraf segon).

I sense fer pronunciament en relació a les costes ocasionades en cap d'ambdues instàncies.

Aquesta sentència és ferma i executiva.

Així, per aquesta nostra sentència, definitivament jutjant, ho manem i signem.

Subir

Diccionario RAE

Analyse doctrinale approfondie sur la jurisprudence de Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre) en matière de jurisprudence, détaillant la séquence jurisprudentielle et l'application de : Vistos els articles 72 i 185 del Codi de Procediment Civil d'Andorra i l'article 10 de la Constitució d'Andorra.