Tribunal de Première Instance de Monaco, 10 mars 1988, n° 25424

Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 10 mars 1988, n° 25424 (Lire sur source officielle)

I. Le contexte factuel et procédural

A. Les faits à l'origine du litige

Le litige soumis au Tribunal de première instance de Monaco trouve son origine dans un conflit complexe de titularité et d'exploitation transfrontalière portant sur des signes distinctifs utilisés dans le secteur de la cosmétique, articulé autour de la dénomination « Misslyn ».

La chronologie des dépôts et des transmissions successives des marques en cause révèle une superposition d'enregistrements nationaux et internationaux. En premier lieu, une marque comportant la mention « Misslyn » écrite en lettres italiques inclinées diagonalement sous un emblème constitué par les lettres « ML » figurant dans un cercle, destinée à désigner des produits de la 3e classe, a été initialement enregistrée en Italie, pays d'origine, les 6 avril et 25 juin 1956 sous le numéro 128.400. Cette marque a ensuite fait l'objet d'un enregistrement auprès du Bureau international de la propriété intellectuelle le 23 juillet 1956 sous le numéro 194.204, établi en dernier lieu au nom de « I.M. L. - Italian Laboratories I. L. ». Ce titre a donné lieu à une cession partielle, limitée au territoire français, au profit de monsieur A. O., enregistrée au Bureau international le 15 juillet 1968 sous le numéro 346.141. Monsieur O. a par la suite transmis cet enregistrement à la société anonyme monégasque « Cosmetic Laboratories », avec un effet d'inscription au 16 avril 1969, laquelle a procédé à son renouvellement sous le numéro R.346.141 à compter du 23 juillet 1976.

En deuxième lieu, une nouvelle marque utilisant la même appellation « Misslyn », figurative d'un flacon pour cosmétiques (produits de la 3e classe) et comportant sous des armoiries la mention diagonale en italique précitée, a été enregistrée en Italie les 3 mai 1962 et 26 janvier 1963 sous le numéro 161.032, puis au Bureau international le 12 mars 1963 sous le numéro 266.904 au nom de monsieur I. L. Ce dernier a procédé à la transmission de cet enregistrement à la société de droit italien « Laboratori L. S.P.A. », transmission inscrite le 10 mars 1983. Ladite société a renouvelé à son nom l'enregistrement international le 12 mars 1983 sous le numéro R.266.904, avec des effets étendus en dernier lieu à la République Démocratique Allemande, l'Autriche, le Benelux, l'Égypte, la France, le Maroc, Monaco, le Portugal, la Suisse et la Tunisie. À compter du 23 janvier 1984, elle a modifié l'inscription de sa raison sociale pour devenir « Misslyn Laboratori L. S.P.A. » (établie à Sovicille, Italie).

En troisième lieu, une marque d'origine italienne dénommée « Misslyn Miniline », relative à des produits de la 3e classe, a fait l'objet d'un dépôt au Bureau international le 19 juillet 1971 sous le numéro 379.611, avec effet pour dix ans notamment à Monaco, au nom de « L. & C. L. Cosmetica senese societa di fatto L. e C. L. » (Sovicille, Siena, Italie).

En quatrième lieu, la marque « Misslyn » a donné lieu à un nouvel enregistrement international effectué le 10 février 1983 sous le numéro 474.281 au profit de la « Societa di fatto L. & L. - Cosmetica senese L. e C. L. » pour des produits de la 3e classe, après un enregistrement en Italie les 5 avril 1976 (numéro 18.143 C/76) et 30 mars 1982 (numéro 331.253). Ce titre a été transmis, avec effet d'inscription au 26 septembre 1983, à la société Laboratori L. S.P.A., sa protection s'étendant à l'Algérie, l'Autriche, le Benelux, l'Égypte, l'Espagne, la Hongrie, le Liechtenstein, le Maroc, Monaco, le Portugal, la République Démocratique Allemande, la Roumanie, Saint-Marin, la Suisse, la Tchécoslovaquie, la Tunisie, l'Union Soviétique, le Vietnam et la Yougoslavie.

Parallèlement à ces mouvements au registre international, la société anonyme monégasque Cosmetic Laboratories s'est prévalue d'accords contractuels conclus directement avec monsieur I. L. En effet, selon un acte sous seing privé daté des 23 et 26 juillet 1965, complété par un avenant signé les 25 et 28 septembre 1967 (lequel rappelle un acte fait à Milan le 22 juillet 1965), monsieur I. L. a vendu à monsieur P. R., agissant aux nom, lieu et place de la société Cosmetic Laboratories, la toute propriété de la marque « Misslyn » pour les territoires de la France et de la Principauté de Monaco. Ces deux actes n'avaient pas été enregistrés antérieurement au litige.

Sur le fondement de son exploitation en Principauté, la société Cosmetic Laboratories a par ailleurs procédé à deux dépôts de marque directement à Monaco pour des produits de la 3e classe. Le premier a été effectué le 14 mars 1969 sous le numéro 69.4209 pour une marque portant la mention en italique « Misslyn » au-dessous de l'emblème « ML », renouvelé le 10 janvier 1984 et enregistré au service de la propriété industrielle de Monaco sous le numéro R.84.9836. Le second dépôt monégasque a été réalisé le 22 juillet 1982 (également mentionné au 27 juillet 1982 dans l'assignation) sous le numéro 82.9313 pour la marque « Misslyn Monte-Carlo ». Ce second titre monégasque a servi de base à un enregistrement international effectué le 25 octobre 1982 sous le numéro 472.289, intéressant en définitive, après divers refus de protection, l'Autriche, le Benelux, la France, le Liechtenstein, le Portugal (sauf pour les cosmétiques), Saint-Marin et la Suisse (uniquement pour des produits de provenance monégasque).

B. Le parcours procédural et les prétentions des parties

Estimant que les dépôts monégasques opérés par la société Cosmetic Laboratories avaient été réalisés en fraude de ses droits et caractérisaient une contrefaçon ainsi qu'une appropriation frauduleuse de ses marques italiennes protégées à Monaco par la voie internationale, la société de droit italien Laboratori L. S.P.A. a assigné la société monégasque devant le Tribunal de première instance de Monaco.

Aux termes de son exploit d'assignation et de ses conclusions, la société demanderesse sollicitait du tribunal le prononcé de l'annulation des deux dépôts de marque effectués à Monaco par la défenderesse sous les numéros 69.4209 et 82.9313, ainsi que la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 1 000 000 de francs à titre de dommages-intérêts. À l'appui de ses prétentions, la société italienne soutenait que son représentant légal, monsieur I. L., titulaire personnel du dépôt international n° 194.204 de 1956, n'avait cédé en 1968 à monsieur O. que la partie française de la marque, de sorte que la rétrocession ultérieure à la société Cosmetic Laboratories n'avait pu conférer à celle-ci aucun droit sur la partie monégasque. Elle faisait valoir qu'elle avait légitimement acquis de monsieur I. L. la partie monégasque des marques correspondant aux dépôts internationaux n° 266.904 de 1963 et n° 474.281 de 1983, et que, bénéficiant pour la première d'une antériorité remontant à 1963, elle était fondée à s'opposer à l'usage par la défenderesse en Principauté des marques déposées en 1969 et 1982 reprenant la dénomination « Misslyn ». Par ailleurs, pour écarter les actes de cession de 1965 et 1967 produits par son adversaire, la demanderesse opposait les dispositions de l'article 1175 du Code civil relatives à la date certaine des actes sous seing privé à l'égard des tiers.

En défense et par voie reconventionnelle, la société Cosmetic Laboratories concluait en premier lieu à l'irrecevabilité de l'action introduite par la société Laboratori L. S.P.A. sur le fondement des articles 3 et 4 de la loi n° 1058 du 10 juin 1983, excipant de son exploitation publique, notoire et ininterrompue de la dénomination « Misslyn » à Monaco depuis l'année 1957, à l'inverse de la demanderesse qui ne l'aurait jamais exploitée. Elle invoquait d'une part son antériorité d'usage en France dès 1956 par l'effet de la cession consentie par monsieur O. sur le titre n° 194.204, et d'autre part la propriété des parties française et monégasque de la marque n° 266.904 acquise de monsieur I. L. par l'acte sous seing privé des 23 et 26 juillet 1965 (versé en photocopie) et son avenant des 25 et 28 septembre 1967 (dont l'un des quatre exemplaires originaux était produit). Elle soutenait que les cessions ultérieures inscrites au profit de la société italienne en 1969 (ou 1983) procédaient d'une collusion frauduleuse entre monsieur I. L. et ladite société, et sollicitait à cet égard qu'il soit ordonné la production de l'acte de cession correspondant à la marque n° R.266.904.

À titre reconventionnel, la société Cosmetic Laboratories demandait l'annulation, en ce qui concerne Monaco, des dépôts internationaux n° R.266.904, n° 379.611 et n° 474.281 pour contrefaçon des marques qu'elle exploite en Principauté. Sur le plan indemnitaire, elle réclamait la condamnation de la société italienne à lui verser :

• une somme de 1 000 000 de francs à titre de dommages-intérêts pour contrefaçon ;
• une somme de 1 000 000 de francs en compensation de divers manquements aux engagements contractuels souscrits par monsieur I. L. aux termes de l'avenant de 1967 ;
• une somme de 500 000 francs en réparation de son préjudice moral, d'actes de concurrence déloyale imputés à la demanderesse et du non-respect des engagements découlant de l'acte des 23 et 26 juillet 1965.

II. La question de droit et la solution de la juridiction

A. Le problème juridique posé

Le Tribunal de première instance de Monaco était confronté à un ensemble de questions juridiques imbriquées relevant tant du droit conventionnel et interne des marques que du droit de la preuve et des obligations :

1. L'applicabilité et la portée des enregistrements internationaux à Monaco : Dans quelles conditions un dépôt international de marque effectué en vertu de l'Arrangement de Madrid produit-il ses effets sur le territoire monégasque (notamment au regard de l'exigence d'une demande expresse d'extension territoriale issue des actes de Nice et de Stockholm), et quelle est l'étendue de la protection conférée aux différents éléments nominaux et emblématiques composant une marque complexe ?
2. L'acquisition de la propriété de la marque et la qualité pour agir en contrefaçon : Comment s'articule le système déclaratif d'acquisition de la propriété de la marque par le premier usage public et notoire en droit monégasque avec les effets d'un enregistrement international, lorsque le titulaire originaire a consenti des cessions successives et contradictoires de la même marque ?
3. L'opposabilité aux tiers de la date d'un acte de cession non enregistré : La règle de l'article 1175 du Code civil subordonnant la date certaine d'un acte sous seing privé à l'égard des tiers à des formalités strictes est-elle applicable à une convention de cession de marque, ou le caractère commercial de l'opération autorise-t-il la liberté de la preuve ?
4. Le sort d'une cession postérieure inscrite au registre international : Quelle est la valeur juridique d'une transmission de marque inscrite au Bureau international lorsque le cédant s'était antérieurement dépouillé de ses droits sur le territoire concerné par un acte sous seing privé non inscrit ?

B. Le raisonnement et la motivation de la cour

Pour trancher ce litige, le tribunal procède par un examen méthodique en deux temps, distinguant l'analyse de la recevabilité de l'action principale — qui l'amène en réalité à trancher la question substantielle de la propriété de la marque pour apprécier la qualité à agir — de l'examen au fond des demandes reconventionnelles.

1. Sur la recevabilité au regard du droit des marques et de l'Arrangement de Madrid

Dans un premier mouvement, le tribunal écarte la possibilité pour la société Laboratori L. S.P.A. d'invoquer à son profit le premier dépôt international n° 194.204 du 23 juillet 1956, constatant que ce dépôt a été effectué par son actuel représentant légal monsieur I. L. en son nom personnel et que la société n'apparaît aucunement titulaire par transmission de ce titre auprès du Bureau international.

En revanche, s'agissant de l'enregistrement international n° 266.904 du 12 mars 1963, le tribunal relève qu'il a bien fait l'objet d'une transmission au profit de la demanderesse, inscrite le 10 mars 1983. Les juges constatent que ce dépôt étend ses effets à Monaco en raison de l'adhésion de la Principauté, depuis le 29 avril 1956, à l'Union de Madrid fondée sur l'Arrangement de Madrid de 1881 (révisé à Bruxelles en 1900, Washington en 1911, La Haye en 1925, Londres en 1934, Nice en 1957 et Stockholm en 1967, textes rendus exécutoires en dernier lieu par l'ordonnance souveraine n° 5685 du 29 octobre 1975). En vertu de l'article 4 de cet arrangement, la société italienne peut se prévaloir à Monaco de la protection de la loi n° 1058 du 10 juin 1983 sur les marques de fabrique, de commerce ou de services, comme si elle avait déposé la marque directement en Principauté.

Le tribunal précise à cette occasion l'assiette matérielle de la protection : un droit privatif sur une dénomination entraîne la propriété de l'emblème correspondant (et inversement), et la protection résultant du dépôt est acquise non seulement pour l'ensemble des éléments de la marque mais aussi pour chacun d'eux pris isolément. Dès lors, la dénomination nominale « Misslyn » doit être protégée en elle-même, indépendamment de toute autre composante figurative ou emblématique. La demanderesse peut donc, au regard de l'article 3 de la loi n° 1058, arguer en justice de l'existence du dépôt n° R.266.904.

Par ailleurs, le tribunal rejette la fin de non-recevoir tirée par la défenderesse de l'article 4, alinéa 1er, de la loi de 1983, au motif que la société Cosmetic Laboratories n'est pas le premier déposant de la marque « Misslyn » à Monaco. En effet, la marque avait été enregistrée dès 1956 au Bureau international sous le n° 194.204 à la requête de monsieur I. L. Or, en 1956, la Principauté n'avait pas encore fait la déclaration prévue par l'article 3 bis de l'Arrangement de Madrid (issu des actes ultérieurs de Nice et de Stockholm) subordonnant l'extension de la protection à Monaco à une demande expresse du titulaire. Par conséquent, le dépôt n° 194.204 a produit effet à Monaco dès l'origine, privant la société monégasque de la qualité de premier déposant.

2. Sur la propriété de la marque, la preuve de la cession et le défaut de qualité à agir

Toutefois, dans un second mouvement décisif, le tribunal rappelle un principe fondamental du droit monégasque applicable à l'espèce : la propriété d'une marque s'acquiert par le premier usage public et notoire qui en est fait et non par le simple dépôt (sauf si celui-ci constitue le premier acte d'usage). Seul le propriétaire de la marque disposant de l'action en contrefaçon, la société Laboratori L. S.P.A. devait démontrer sa qualité de propriétaire à Monaco.

Or, le tribunal juge qu'elle ne peut se prévaloir de la transmission du dépôt n° R.266.904 inscrite le 10 mars 1983, car le titulaire originaire, monsieur I. L., avait déjà cédé antérieurement la marque « Misslyn » pour ses effets en France et à Monaco à la société Cosmetic Laboratories par les actes des 23 et 26 juillet 1965 et des 25 et 28 septembre 1967.

Pour déclarer l'avenant du 28 septembre 1967 opposable à la société italienne, pourtant tiers à cette convention, le tribunal écarte l'application rigoureuse de l'article 1175 du Code civil. Il pose en principe qu'en matière commerciale — qualification incontestable pour une cession de marque à l'égard de chacune des parties —, la date d'un acte sous seing privé peut être établie par tous moyens de preuve et même par simples présomptions. En fait, la juridiction relève que l'acte comporte le visa du Consulat général de France à Monaco ainsi que le paraphe du représentant du Consul sous la date du 28 septembre 1967, correspondant à la mention manuscrite au bas de l'acte. Ce sérieux dans l'élaboration emporte la conviction du tribunal quant à l'existence d'une date certaine au 28 septembre 1967.

Il en résulte que la société Cosmetic Laboratories, qui a exploité la marque tout au moins depuis cette date, est devenue territorialement propriétaire de la marque « Misslyn » à Monaco. Dès lors, la cession ultérieure inscrite au Bureau international le 10 mars 1983 au profit de la société italienne (dont la date exacte est indifférente, rendant inutile d'en ordonner la production) s'analyse comme la vente de la chose d'autrui. Par analogie avec la règle applicable aux meubles corporels selon laquelle le propriétaire peut revendiquer la chose entre les mains de tout détenteur, le tribunal déclare cette cession inopposable au véritable propriétaire monégasque. N'ayant ni allégué ni prouvé avoir exploité la marque à Monaco avant la défenderesse, la société Laboratori L. S.P.A. est dépourvue de tout droit de propriété sur la marque en Principauté et se trouve, par voie de conséquence, sans qualité pour agir en contrefaçon, rendant son action irrecevable.

3. Sur le bien-fondé des demandes reconventionnelles

Statuant sur le fond des seules demandes reconventionnelles, le tribunal tire les conséquences de la propriété exclusive de la société Cosmetic Laboratories sur la marque « Misslyn » à Monaco (étant précisé que ses propres dépôts monégasques n° 69.4209 et 82.9313 n'ont eu qu'un effet déclaratif). Il prononce l'annulation, pour leur partie monégasque, des dépôts internationaux n° R.266.904 et n° 474.281, ainsi que, « en tant que de besoin » (faute de justification de son renouvellement décennal depuis 1971), du dépôt n° 379.611 « Misslyn Miniline », ces titres reproduisant l'appellation appartenant à la société monégasque.

Au titre de la contrefaçon résultant des effets de ces dépôts à Monaco, le tribunal alloue à la société Cosmetic Laboratories