Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 9 septembre 2016, enregistré (n° 2017/000063) ;
Vu les conclusions de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de la SARL B., en date des 19 janvier 2017 et 5 juillet 2017 ;
Vu les conclusions de Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur, au nom de la SAM F., en date du 12 avril 2017 ;
À l'audience publique du 9 novembre 2017, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries, et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 25 janvier 2018 ;
EXPOSÉ DU LITIGE :
La Société Anonyme Monégasque F. (F.), dont l'actionnaire majoritaire est l'État de MONACO, a pour objet notamment :
la protection et la valorisation des marques « C. » et « D. », noms de domaine, logos, dessins, signes de l'État de MONACO et plus généralement de tout élément susceptible de propriété intellectuelle,
l'exploitation directe ou indirecte desdites marques et des noms de domaine, notamment par leur concession au moyen de licences ou labels.
Par contrat du 1er juillet 2013, la SAM F. a concédé à la SARL B., - qui a pour activité principale la diffusion d'une chaîne radiophonique en langue russe en Europe et notamment sur le territoire de la Principauté de MONACO et sur internet -, une licence d'utilisation non-exclusive de la marque D., lui permettant d'enregistrer et d'utiliser la marque E..
Ce contrat garantissait à la SARL B. :
une licence pour une durée de dix ans, d'utilisation non-exclusive de la marque D. enregistrée sur le territoire monégasque et à l'international, dans le cadre de l'exploitation de la marque pour les services d'émissions radiophoniques de la classe 38,
un engagement de la SAM F. de ne pas accorder à des tiers d'autre licence dont l'objet pourrait prêter à confusion avec la marque E,
le droit de déposer la marque complexe graphique E..
En contrepartie, la SARL B. s'engageait à verser à la SAM F. une redevance annuelle proportionnelle au chiffre d'affaires réalisé par ses soins, aux recettes publicitaires brutes de la chaîne de radio et du site internet ainsi qu'au chiffre d'affaires des sociétés auxquelles le licencié accorderait une sous-licence d'utilisation de la marque.
Le contrat précisait que le paiement devait intervenir avant le dernier jour du mois d'avril de chaque année suivant l'année concernée.
Le 29 janvier 2015, la SAM F. a adressé à la SARL B. une facture au titre de la redevance due pour la période du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014, d'un montant de 3.194,52 euros TTC, suite à la communication par la société licenciée de son chiffre d'affaires pour la durée concernée.
Cette facture n'a pas été acquittée par la SARL B..
Le 28 janvier 2016, le conseil de la SAM F. a adressé à la SARL B. une lettre recommandée avec accusé de réception pour la mettre en demeure de :
lui régler la facture datée du 29 janvier 2015,
lui communiquer le ou les rapports du commissaire au compte afin de permettre le calcul des redevances annuelles prévues au contrat, à régler dans les plus brefs délais.
La SAM F. lui précisait qu'à défaut, en application de l'article 10 du contrat, ce dernier serait résilié, avec interdiction pour celle-ci d'utiliser postérieurement la marque D. et obligation de procéder aux radiations visées à l'article 11 du contrat de licence de marque.
En l'absence de réponse, la SAM F. a fait assigner la SARL B. par acte du 9 septembre 2016 aux fins de la voir condamnée :
à lui verser la somme de 3.194,52 euros TTC au titre de la redevance due pour la période du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014,
à lui communiquer les rapports attestant de son chiffre d'affaires pour les années 2014, 2015 et 2016, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et à payer les redevances calculées conformément au contrat de licence et à ces documents,
à ne plus utiliser ces marques en Principauté de MONACO, ainsi que dans tous les pays où la marque est déposée, sous astreinte de 5.000 euros par usage constaté à compter de la présente décision,
à procéder à la radiation sans délai de la marque figurative E. à ses frais, et sous sa responsabilité, sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard à compter de la présente décision,
à lui payer la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive.
La SAM F. demande également à voir déclarée acquise à compter du 27 février 2016 la clause résolutoire figurant au contrat de licence conclu le 1er juillet 2013, et en tant que de besoin, à voir prononcer la résiliation du contrat de licence, avec effet rétroactif au 27 février 2016.
Au soutien de ses demandes, la SAM F. faisait valoir que la SARL B. n'a pas respecté ses engagements contractuels, ce qui justifie ses demandes chiffrées ainsi que le constat de l'acquisition de la clause résolutoire incluse dans le contrat de licence.
Elle ajoute que la SARL B. continue à exploiter sa marque malgré la résiliation du contrat, ce qui lui cause préjudice et nécessite qu'elle soit interdite de le faire.
Par conclusions déposées le 19 janvier 2017 puis le 5 juillet 2017, la SARL B. a demandé :
à titre principal, le rejet de l'ensemble des demandes de la SAM F., aux motifs que :
le contrat de licence conclu le 1er juillet 2013 entre les parties est dépourvu de cause et d'objet, du fait de la décision de l'office d'harmonisation dans le marché intérieur européen (OHMI), qui a refusé l'enregistrement et la protection de la marque « C. » pour certains des produits et services demandés, selon une décision confirmée par le Tribunal de Première Instance de l'Union européenne du 15 janvier 2015,
elle n'a pas commencé à exécuter ladite licence et n'a pas déposé la marque « E. », compte tenu de l'incertitude juridique entourant la marque et par souci de préserver ses intérêts,
à titre subsidiaire :
de ramener à de plus justes proportions la redevance à percevoir par la SAM F., puisque :
la SAM F. n'a pu satisfaire aux obligations de concession territoriale telles que définies à l'article 3 du contrat de licence, les territoires de l'Union européenne n'étant pas couverts par la licence, réduisant d'autant sa portée,
la demanderesse a permis à de nombreuses activités en concurrence avec le domaine de CHIK RADIO d'utiliser la marque « D. », ne satisfaisant ainsi pas à ses engagements d'exclusivité contractuellement prévus ;
la désignation d'un expert, avec pour mission d'effectuer toutes investigations utiles afin de déterminer les territoires où la marque « D. » est effectivement protégée et protégeable.
Dans des conclusions en réponse déposées le 12 avril 2017, la SAM F. maintient l'ensemble de ses demandes et sollicite le rejet des demandes reconventionnelles développées par la SARL B., sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Elle a ajouté à ses demandes la condamnation de la SARL B. à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l'exploitation non autorisée de la marque « D. » depuis le 27 février 2016, et de justifier de ce qu'elle n'a pas procédé au dépôt de la marque E. ainsi qu'elle le prétend.
Elle soutient que la SARL B. a, par un aveu judiciaire, reconnu la pleine propriété de ses marques à la requérante et ne l'a jamais contestée jusqu'à la présente instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande en paiement des redevances :
En vertu de l'article 989 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En l'occurrence, les parties ont signé le 1er juillet 2013 un contrat synallagmatique, la SAM F. y étant désignée comme « le concédant » et la société B. comme « le licencié»
En vertu de l'article 1er de cette convention, le concédant concède au licencié une licence d'utilisation non-exclusive de sa marque D., enregistrée et protégée sur le territoire monégasque et à l'international pour les services de la classe 38, « étant entendu que l'activité du licencié dans le cadre de l'exploitation de sa marque » concerne les émissions radiophoniques et que la présente licence est consentie uniquement pour cette activité.
Les articles 2 et 3 précisent que la licence emporte le droit pour le licencié d'enregistrer sa marque complexe graphique E., en classe 38, sur le territoire monégasque, ainsi que pour l'ensemble des pays où la marque a acquis une protection en classe 38 suite à son dépôt international auprès de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) sous le numéro 1069076.
L'article 5 du contrat de licence de marque expose les engagements réciproques des parties, à savoir que :
le licencié s'engage notamment à ne pas déposer d'autres marques ou noms identiques à la marque D., à l'exception de la marque complexe E.,
le concédant s'engage à « prendre toute mesure raisonnable pour en permettre une jouissance libre et paisible pour le Licencié »,
« De manière générale, le Concédant s'engage à ne signer aucune autre licence de la Marque avec d'autres partenaires, en classe 38 pour les produits d'émission radiophoniques, dont l'objet de la licence pourrait prêter à confusion avec la marque complexe graphique E. ».
La SARL B. affirme tout d'abord que la SAM F. n'a pas respecté ses engagements en ne lui assurant pas une jouissance libre et paisible de la marque, qui n'est selon elle pas enregistrée ni protégée sur le territoire de l'Union européenne, ce qui réduit d'autant la portée du contrat de licence conclu entre les parties, compte tenu de la violation de la clause de territorialité prévue à l'article 3 du contrat.
S'agissant de l'absence d'enregistrement de la marque D. auprès de l'Union européenne, il est acquis aux débats que la marque internationale « D. » n° 10.6907 a été déposée le 1er décembre 2010, sous priorité de la marque monégasque n° 10.27960, en diverses classes dont la classe 38, notamment auprès de l'Union européenne.
Il convient de relever que l'arrêt du Tribunal de Première Instance de l'Union européenne du 15 janvier 2015 (affaire T-197/13) sur lequel s'appuie la défenderesse, s'il a en effet refusé la protection de la marque « C. » sur le territoire de l'Union européenne pour certains produits et services :
ne concerne pas la marque « D. », objet du contrat de licence entre les parties, mais la marque « C. »,
porte sur des produits et services ne se rapportant pas à la classe 38, objet du contrat de licence entre les parties.
Pour toutes les autres classes non visées dans la décision, la protection de la marque « D. » est a priori admise faute d'avoir été invalidée par la juridiction européenne.
Dès lors, la décision sus visée ne remet pas en cause le droit de propriété de la SAM F. et les contrats de licence consentis pour l'utilisation de ses marques pour la classe 38.
La marque D. est donc valable, tant sur le territoire national que dans l'Union européenne, et sa validité n'est pas remise en cause par les arguments développés par la SARL B..
Afin de s'exonérer de son obligation de paiement des redevances, la SARL B. affirme dans un second temps que la SAM F. a accordé à d'autres sociétés des licences pouvant prêter à confusion avec sa propre marque E., ne respectant ainsi par les termes du contrat les liant.
À l'appui de ses prétentions, la SARL B. verse aux débats un document listant plusieurs sociétés qu'elle qualifie de « concurrentes » utilisant la marque D., telles que l'agence de publicité G., une radio en Russie dont le site internet se dénommerait « GG. », ou encore un magazine à San Remo (Italie) intitulé « GGG. » (pièce 2 de la défenderesse).
En premier lieu, force est de constater que le document versé aux débats par la défenderesse n'a pas donné lieu à un constat d'huissier, la société B. se contentant de mentionner quelques adresses internet éparses, dont rien ne permettant de s'assurer de leur réalité.
Ce document n'a donc aucune force probante.
De surcroît, les parties se sont expressément accordées, en vertu du préambule et de l'article 1er du contrat, sur la concession non-exclusive au licencié des droits de propriété intellectuelle relatifs à la marque D., le concédant s'engageant seulement, au visa de l'article 5.2 de la convention, à « ne signer aucune autre licence en classe 38 pour les produits d'émission radiophoniques dont l'objet de la licence pourrait prêter à confusion avec la marque complexe E. ».
En l'absence de démonstration de la méconnaissance par la SAM F. de cette clause, aucune violation du contrat ne peut être invoquée à ce titre.
Le dernier argument avancé par la SARL B. pour s'exonérer de ses obligations consiste à expliquer que « face à de telles incertitudes juridiques, elle a renoncé à déposer la marque E. et à en faire l'exploitation ».
Il est constant que dès la signature du contrat de licence, la SARL B. disposait d'un droit de jouissance de la marque D..
En conséquence, la défenderesse ne peut prétendre échapper à ses obligations contractuelles au motif qu'elle n'a pas fait usage des prérogatives dont elle bénéficiait au travers de ce contrat, alors même que son cocontractant n'a en rien entravé l'exécution de cette convention.
Cet argument ne sera donc pas retenu.
Il y a lieu enfin de relever que la défenderesse n'a jamais fait valoir ses divers arguments avant la mise en œuvre de la présente instance, et utilise de fait la marque D. depuis maintenant plusieurs années.
Par conséquent, en l'absence de tout élément démontrant la méconnaissance par le concédant de ses obligations contractuelles, il y a convient, en contrepartie, d'assurer le respect par le licencié de ses propres engagements, à savoir notamment le paiement des redevances prévues au contrat.
L'article 6 du contrat indique que « la licence est consentie et acceptée moyennant le versement durant toute la durée du présent contrat par le licencié d'une redevance annuelle proportionnelle calculée ainsi :
2% des recettes publicitaires brutes de la chaîne de radio et du site internet qui diffuse la chaîne de radio on-line,
2% de l'ensemble du chiffre d'affaires réalisé par le licencié,
2% de l'ensemble du chiffre d'affaires hors taxes des sociétés auxquelles la licencié accorderait une sous-licence d'utilisation de la marque dans le cadre du présent contrat.
L'alinéa 2 précise que « le paiement de la redevance devra être réalisé avant le dernier jour du mois d'avril de chaque année suivant l'année concernée, par virement bancaire sur le compte du concédant (...) ».
Il a déjà été répondu ci-dessus à l'argument subsidiaire avancé par la SARL B. pour voir minorer la redevance « au prorata des dépôts manquants au sein de l'Union européenne », la licence possédée par la SAM F. étant correctement protégée par son dépôt OMPI sur l'ensemble des territoires visées dans le contrat de licence, ainsi que démontré plus avant.
La demande subsidiaire de désignation d'un expert judiciaire, chargé d'effectuer toutes investigations afin de déterminer les territoires où la marque D. est réellement protégée, est dès lors sans portée et sera rejetée.
Il appartient donc à la SARL B. de respecter les termes du contrat signé entre les parties et de payer les redevances annuelles dues depuis la signature de la convention.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire :
Aux termes de l'article 10 du contrat de licence, celui-ci pourra être résilié par le concédant, après mise en demeure adressée au licencié restée sans effet au terme d'un délai de 30 jours à dater de sa notification par lettre recommandée avec accusé de réception, notamment si le licencié manque à ses obligations contractuelles.
Il est largement démontré par ce qui précède que la SARL B. n'a pas respecté les termes de la convention liant les parties, en ne s'acquittant pas des redevances dues pour l'exploitation de la marque D..
La société concédante a procédé le 28 janvier 2016 à l'envoi à la SARL B. d'une lettre recommandée avec accusé de réception, l'avertissant que, passé un délai de 30 jours, elle serait dans l'obligation de constater sa défaillance et de prononcer la résiliation du contrat.
Ce courrier étant resté sans effet, il y a lieu de constater l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de licence liant les parties à la date du 28 février 2016.
Sur la demande de communication des rapports et le montant des redevances dues :
Selon l'article 6.2 du contrat de licence, « dans un délai maximal de 90 jours suivant la fin de chaque année civile, le licencié communiquera au concédant un rapport, établi par un commissaire aux comptes attestant de son chiffre d'affaires hors taxe réalisé sur le territoire ».
Selon l'article 2 de ce même contrat, le territoire est entendu comme le territoire monégasque, ainsi que l'ensemble des pays où la marque D. a acquis une protection en classe 38.
Force est en définitive de constater que la société B. demeure débitrice envers la société concédante :
de la somme de 3.194,52 euros au titre de la redevance due pour la période du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014, calculée sur le chiffre d'affaires relatif au bilan de la SARL B. sur cette période, que la défenderesse avait adressé en son temps à son cocontractant,
des redevances relatives à la période courant du 1er juillet 2014 au 27 février 2016, date de résiliation du contrat.
Or, la société licenciée n'a pas communiqué à son concédant les rapports sur le chiffre d'affaires réalisé pendant ce délai.
Il convient donc :
d'une part, de condamner la SARL B. à verser à la SAM F. la somme de 3.194,52 euros au titre de la redevance due pour la période du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014,
Ce montant sera assorti des intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2016, date de la mise en demeure.
d'autre part, d'ordonner à la SARL B. de communiquer les rapports attestant de son chiffre d'affaires pour les années 2014, 2015 et 2016, en disant qu'elle serait tenue au paiement des redevances calculées conformément aux dispositions contractuelles.
Compte tenu de l'inertie manifeste de la défenderesse, qui n'a communiqué aucune pièce comptable malgré les multiples relances de son contractant, il y a lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte, de 300 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de trois mois suivant la signification du présent jugement.
Sur la cessation d'utilisation de la marque et la radiation de la marque E. :
En vertu de l'article 5.1.3 du contrat de licence, « le licencié s'engage à inscrire un extrait de la présente licence, à ses frais, auprès des registres nationaux afin que celle-ci soit opposable à tout tiers ».
Suite à la résiliation du contrat de licence, et conformément aux dispositions de l'article 11 dudit contrat, le licencié doit cesser immédiatement d'utiliser la marque du concédant et « s'engage par conséquent et sans condition à radier à ses frais sans délais la marque semi-figurative E. auprès de la division de la propriété intellectuelle monégasque et de tout autre office ou organisme international par lequel cette marque aurait été déposée ou étendu à l'international, sans que le concédant soit obligé d'en faire la demande ».
La SARL B. prétend ne pas avoir effectué les démarches de dépôt de sa marque semi-figurative, compte tenu de l'insécurité juridique entourant la marque D. et affirme qu'il n'est pas nécessaire de la contraindre à radier cette marque.
La SAM F. ne démontre pas en effet que la marque semi-figurative E. a été inscrite auprès de la division de la propriété intellectuelle monégasque et de tout autre office ou organisme international.
À toutes fins utiles, la radiation de la marque semi-figurative E. sera prononcée aux frais et sous la responsabilité de la SARL B., sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette condamnation d'une astreinte.
En revanche, compte tenu de la résiliation du contrat de licence depuis le 27 février 2016, il est légitime d'interdire à la SARL B. d'utiliser la marque D., tant en Principauté de MONACO qu'à l'étranger.
Pour assurer l'exécution de cette mesure, il y a lieu de lui adjoindre une astreinte de 1.000 euros par infraction constatée, à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la signification du présent jugement.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exploitation non autorisée de la marque E. :
La SAM F. justifie par la production de l'image prise le 12 avril 2017 du site internet de la radio E., que la défenderesse continue d'exploiter la marque « D. ».
Cependant, elle ne verse aucune pièce démontrant le préjudice qu'elle subit de ce fait et sera donc déboutée de sa demande de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
L'inertie, voire la résistance abusive de la défenderesse, a contraint la SAM F. à agir en justice pour défendre ses intérêts.
La SARL B. se verra donc condamnée à verser à cette dernière la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Sur l'exécution provisoire :
L'article 202 du Code de procédure civile énonce que l'exécution provisoire est ordonnée par le Tribunal, à la demande des parties, s'il y a titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il n'y a point appel.
Elle peut être ordonnée également dans tous les cas d'urgence.
Les conditions énoncées par ledit article n'étant pas réunies, l'exécution provisoire de la présente décision ne sera pas ordonnée.
Sur les dépens :
Il y a lieu de condamner la SARL B., partie succombante, au paiement des entiers dépens.