Marques de fabrique Protecteur - Action en contrefaçon : application de la loi n° 1058 du 10 juin 1983 aux marques déposées - Action en responsabilité de droit commun : concurrence déloyale : confusion de marques - Action en annulation ou en interdiction de dépôt ; notoriété : appréciation au niveau international Il résulte des dispositions combinées de l'article 3 de la loi n° 1058 du 10 juin 1983 et de l'article 2-1 de la Convention de Paris du 20 mars 1883, révisée, que l'action en contre-façon ne peut être exercée par le propriétaire d'une marque nationale ou étrangère, que s'il a effectué le dépôt de celle-ci auprès du service de la propriété industrielle et en a obtenu l'enregistrement. Le rejet de l'action en contrefaçon, s'il prive le titulaire d'une marque de la protection civile quasi automatique et de la protection pénale instituée par la loi n° 1058, ne l'empêche pas d'exercer, simultanément ou ultérieurement, une action en responsabilité de droit commun ou en concurrence déloyale, ni de poursuivre l'annulation du dépôt et l'interdiction d'une marque susceptible de créer une confusion avec la sienne. Dès lors qu'il apparaît de la comparaison des dépôts de marques et produits effectués respectivement par A... et par B... que les premiers ne sont que la copie servile des seconds ce qui dénote de la part de A... une mauvaise foi évidente, il existe manifestement un risque de confusion entre les marques et produits de sorte que les agissements de A... et de la société qu'il dirige revêtent un caractère fautif s'apparentant à la concurrence déloyale constitutive d'un préjudice certain qui doit être réparé par l'allocation de dommages-intérêts. L'article 5 de la loi n° 1058 du 10 juin 1983, en conformité avec l'article 6 bis de la Convention de Paris du 20 mars 1883, dispose que le titulaire d'une marque notoirement connue, au sens des dispositions internationales, peut demander l'annulation du dépôt ou l'interdiction de l'usage d'une marque susceptible de créer une confusion avec la sienne ; la notoriété de la marque doit être appréciée non pas dans le cadre national (monégasque ou américain), mais dans le cadre de sa diffusion internationale. La Cour, La Cour statue sur l'appel du jugement rendu par le Tribunal de première instance de Monaco le 14 janvier 1993 dans le litige opposant la société américaine Domino's Pizza Inc. à J.-L. H. Les faits, la procédure, les moyens et les prétentions des parties peuvent être relatés comme suit, étant fait référence pour le surplus à la décision déférée et aux écritures échangées en appel : La société américaine Domino's Pizza exploite aux États Unis depuis 1975 un commerce de vente à domicile de pizzas. La marge de fabrique était déposée auprès de l'United States Patent and Trademark Office le 3 février 1987, dépôt modifié le 5 septembre 1989. Ce dépôt concernait la marque Domino's Pizza ainsi qu'un dessin représentant deux dominos disposés verticalement côte à côte, celui de gauche, de couleur rouge, comportant deux points blancs en bas et un point blanc en haut ; celui de droite, bleu, portant la marque Domino's Pizza ; le tout étant assorti de la mention, en écriture cursive et légèrement inclinée « nobody delivers better ». La société américaine n'effectuait cependant aucun dépôt de sa marque auprès du Bureau international de la propriété industrielle. Elle n'effectuait non plus, à cette époque, aucun dépôt à Monaco. Le 3 octobre 1990, J.-L. H., exerçant à Monaco, aux termes de l'autorisation administrative qui lui était accordée, un commerce de livraisons à domicile, commissionnaire, coursier de produits en tout genre destinés aux entreprises et aux particuliers, déposait auprès de la Direction du commerce, de l'industrie et de la propriété industrielle trois marques. Ces trois marques étaient enregistrées le 28 décembre 1990. La première sous le n° 90-13471, concernait la marque Domino's China. À l'exception du mot « China » au lieu de « Pizza », le dessin déposé était identique à celui déposé aux États-Unis par la société américaine. Le dessin était également accompagné de la mention « nobody delivers better », identique jusque dans son graphisme au modèle américain. La deuxième, sous le n° 90-13472, concernait la marque Domino's Pizza. Elle était absolument identique, y compris dans le dessin et le graphisme de la mention accessoire, à la marque déposée aux États-Unis. La troisième, sous le n° 90-13473, était identique aux précédentes, à l'exception de la marque indiquée : French Domino's. Ayant appris ces faits, la société américaine, Domino's Pizza, obtenait, le 30 août 1991 une ordonnance par laquelle elle était autorisée à faire procéder à une saisie-contrefaçon dans les locaux où J.-L. H. exerce le commerce à Monaco sous l'enseigne French Domino's. Par acte du 17 septembre 1991, dans lequel elle invoquait tout à la fois la contrefaçon et « l'atteinte grave à ses intérêts commerciaux s'apparentant à une concurrence déloyale », la société américaine Domino's Pizza faisait assigner J.-L. H. devant le tribunal de première instance aux fins, pour l'essentiel, de voir : dire et juger que les dessins, logos et modèles saisis constituaient une contrefaçon ou imitation frauduleuse du modèle de dessin utilisé par elle, de déclarer recevable l'action en contrefaçon engagée sur la base de la Convention de Paris du 20 mars 1883 et de la loi monégasque du 20 juin 1955, modifiée, de condamner J.-L. H. au paiement de 200 000 F à titre de dommages-intérêts pour préjudice commercial, d'ordonner la radiation du modèle déposé sous le n° 90-13472, d'interdire à J.-L. H., sous astreinte, de poursuivre les actes incriminés, d'ordonner la destruction de tous les documents saisis, de condamner J.-L. H. au paiement de la somme de 10 000 F pour frais irrépétibles, d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. En cours d'instance, le 10 avril 1992, la société américaine Domino's Pizza a effectué à Monaco le dépôt de sa marque. Par le jugement déféré du 14 janvier 1993, le tribunal a : rejeté l'action en contrefaçon intentée par la société Domino's Pizza Inc. à l'encontre de J.-L. H., débouté cette société des fins de sa demande d'annulation du dépôt de la marque déposée par J.-L. H. sous le n° 90-13472 auprès du service de la propriété industrielle à Monaco, débouté J.-L. H. de sa demande reconventionnelle, condamné la société Domino's Pizza Inc. aux dépens. La société Domino's Pizza Inc. a relevé appel de cette décision à l'encontre de J.-L. H. et de la société en commandite simple SCS J.-L. H. et Cie, ayant succédé au premier nommé dans l'exploitation du commerce sous l'enseigne French Domino's. À l'appui de son appel, la société Domino's Pizza Inc. expose que J.-L. H. a fait déposer, en toute connaissance de cause, des marques et dessins qui sont la copie pure et simple de ceux qu'elle avait elle-même déposés aux États Unis et qu'elle utilise depuis 1975 dans de nombreux pays. Elle relève également que les prospectus, les produits, les emballages et les méthodes commerciales seraient identiques aux siens. Au vu de ces faits, elle invoque en premier lieu les dispositions de la Convention de Paris du 20 mars 1883 et de la loi n° 1058 du 10 juin 1983. Elle rappelle que le tribunal, pour rejeter son action en contrefaçon, a estimé que pour bénéficier d'une protection, le propriétaire d'une marque devait, conformément à l'article 2 de la Convention de Paris et à l'article 3 de la loi, avoir effectué les formalités de dépôt et d'enregistrement imposées aux nationaux. Elle expose toutefois que l'article 8 de ladite convention dispose : « le nom commercial sera protégé dans tous les pays de l'Union sans obligation de dépôt ou d'enregistrement, qu'il fasse ou non partie d'une marque de fabrique ou de commerce ». Elle fait valoir également qu'aux termes des articles 10 bis et 10 ter de la Convention, les pays de l'Union sont tenus d'assurer aux ressortissants de l'Union une protection effective contre la concurrence déloyale et que, notamment, « devront être interdits tous faits quelconques de nature à créer une confusion par n'importe quel moyen avec l'établissement, les produits ou l'activité industrielle ou commerciale d'un concurrent ». Elle soutient que les premiers juges auraient dû faire application de ces dispositions. En deuxième lieu, sur l'action en nullité, elle estime que les premiers juges ont fait une appréciation inexacte de la notoriété de la société Domino's Pizza Inc. Elle rappelle l'activité de la société, invoque son implantation dans 34 pays, dont la France, l'Espagne, la Grande-Bretagne et l'Allemagne, invoque son rayonnement et sa réputation internationale et déclare arriver au premier rang mondial de la vente de pizza à domicile. En troisième lieu, elle déclare que le plagiat et la confusion qui s'ensuit dans l'esprit des consommateurs lui causent un préjudice important. Elle demande en conséquence à la Cour : de déclarer recevable l'action en contrefaçon ; de condamner les intimés, solidairement, au paiement de la somme d'un million de francs à titre de dommages-intérêts ; d'ordonner la radiation des modèles déposés sous les n° 90-13471 (Domino's China), 90-13472 (Domino's Pizza) et 90-13473 (French Domino's) ; d'interdire, sous astreinte, la poursuite des actes incriminés ; d'ordonner la destruction de tous les documents saisis ; d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir (sic) ; de condamner les intimés au paiement de la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles engagés ; La SCS J.-L. H. et Cie et J.-L. H. à titre personnel, concluent en premier lieu à l'irrecevabilité de l'action en contrefaçon. À cet effet, ils font valoir que l'article 2 de la Convention de Paris n'accorde aux ressortissants étrangers la protection de la propriété industrielle que sous réserve de l'accomplissement des conditions et formalités imposées aux nationaux. Ils rappellent que la loi monégasque subordonne cette protection à un dépôt et un enregistrement par le service de la propriété industrielle. Ils font observer que la société américaine n'a effectué un tel dépôt qu'après avoir engagé l'instance. Ils soutiennent également que la propriété exclusive de la marque, ouvrant droit à une action en contrefaçon s'acquiert par un usage public et notoire sur le territoire monégasque. Ils font observer que la société américaine n'a jamais utilisé sa marque à Monaco. Ils affirment que l'article 8 de la Convention de Paris, invoqué par l'appelante, est inopérant en l'espèce dans la mesure où il concerne la protection de l'enseigne commerciale et non la marque, seul objet du présent litige. Subsidiairement, ils exposent que, selon eux, il n'existerait aucune similitude entre les deux exploitations dont l'objet, les méthodes de distribution, de livraison, de publicité et de marketing seraient totalement différentes. En second lieu, concernant l'action en nullité, les intimés concluent à l'irrecevabilité de la demande tendant à obtenir l'annulation des dépôts effectués sous les n° 90-13471 et 90-13473, présentée pour la première fois en appel, rappelant qu'en première instance, seule l'annulation du dépôt n° 90-13472 (Domino's Pizza) était poursuivie. De ce dernier chef, ils contestent la notoriété de la marque au niveau international. À l'appui de leurs dires, ils versent aux débats diverses pièces tout en soutenant que de nombreuses pièces adverses doivent être rejetées comme étant incomplètes, ne répondant pas aux exigences légales ou n'étant pas traduites en français. Ils demandent en conséquence à la Cour : de rejeter les pièces n° 6, 11, 15, 29, 38 à 44, 82 à 89 et 91 à 94 ; de déclarer irrecevable la demande de radiation des marques déposées sous les n° 90-13471 et 90-13473, comme nouvelle en appel ; de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'action en contrefaçon intentée par la société Domino's Pizza Inc. ; de le confirmer également en ce qu'il a débouté ladite société des fins de sa demande d'annulation du dépôt de la marque n° 13472 ; de condamner la société Domino's Pizza Inc. à payer à J.-L. H. la somme de 200 000 F à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ; de la condamner aux dépens ; Ceci étant exposé, la Cour,

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 3 de la loi n° 1058 du 10 juin 1983 et de l'article 2-1 de la Convention de Paris du 20 mars 1883, révisée, que l'action en contrefaçon ne peut être exercée par le propriétaire d'une marque, national ou étranger, que s'il a effectué le dépôt de celle-ci auprès du Service de la propriété industrielle et en a obtenu l'enregistrement ; Considérant qu'il est constant qu'à la date de l'assignation, la société Domino's Pizza Inc. n'avait effectué à Monaco, directement ou par l'effet d'accords internationaux, aucun dépôt de sa marque ; Qu'elle n'avait, non plus, fait à Monaco aucun usage de sa marque ; Considérant que c'est dès lors à juste titre que les premiers juges ont rejeté l'action en contrefaçon intentée par la société Domino's Pizza Inc. ; Que leur décision sera confirmée sur ce point ; Considérant cependant que le rejet de l'action en contrefaçon, s'il prive le titulaire d'une marque de la protection civile quasi automatique et de la protection pénale instituées par la loi n° 1058, ne l'empêche pas d'exercer, simultanément ou ultérieurement, une action en responsabilité de droit commun ou en concurrence déloyale, ni de poursuivre l'annulation du dépôt et l'interdiction d'une marque susceptible de créer une confusion avec la sienne ; Considérant que le tribunal, saisi, outre de l'action en contrefaçon qu'il a justement rejetée, d'une action en réparation expressément fondée sur les agissements fautifs de J.-L. H., s'apparentant à une concurrence déloyale, n'a pas statué sur ce point ; Considérant qu'il apparaît de la simple comparaison des dépôts effectués à Monaco par J.-L. H. et enregistrés sous les numéros 90-13471, 90-13472 et 90-13473 avec ceux effectués les 3 février 1987 et 5 septembre 1989 auprès de l'United States Patent and Trademark Office par la société Domino's Pizza Inc., que les premiers cités ne sont que la copie servile des seconds, ce qui dénote de la part de J.-L. H. une mauvaise foi évidente ; Qu'il importe peu que les mots « China » et « French », qui ne sont qu'accessoires, aient été introduits dans le texte de deux des trois marques, l'essentiel, à savoir le dessin, la couleur, le graphisme, le mot « Domino's » et le slogan « Nobody delivers better », étant purement et simplement plagié ; Considérant que de ce seul fait, le risque de confusion entre les marques et les produits existe à l'évidence, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les attestations, en sens contraires, produites par les parties ; Que, de même sont inopérants les moyens tirés de prétendues différences dans la forme des emballages, les méthodes de publicité et de marketing ou même le type de motocycles utilisés pour la livraison des produits ; Considérant que si la SCS J.-L. H. et Cie distribue actuellement des produits plus variés que la société Domino's Pizza Inc., qui se limite à la livraison de pizzas et de boissonommages-s dites hygiéniques, il eure pas moins qu'il s'agit dans l'un et l'autre cas de la livraison rapide par engins motorisés à deux roues de plats cuisinés simples et de boissons, destinés à une consommation immédiate à domicile ; Qu'à défaut d'être absolument identiques, ces produits appartiennent à la même catégorie ; Qu'il y a lieu d'observer au demeurant sur ce point que les deux Administrations, américaine et monégasque, ont « enregistré » l'activité des deux sociétés dans les mêmes « classes » (30 et 42), la société américaine bénéficiant en outre d'autres classifications ; Considérant qu'il apparaît ainsi que les agissements de J.-L. H. et de la société qu'il dirige revêtent un caractère fautif, s'apparentant à la concurrence déloyale ; Qu'ils ont causé à la société Domino's Pizza Inc. un préjudice certain qui doit être réparé par l'allocation de dommages-intérêts ; Considérant que ce préjudice, en fonction des éléments versés aux débats, sera équitablement réparé par l'allocation, à titre de dommages-intérêts, de la somme de 50 000 F ; Considérant que l'article 5 de la loi n° 1058 dispose, en conformité avec l'article 6 bis de la Convention de Paris sus-visée, que le titulaire d'une marque notoirement connue, au sens des dispositions des conventions internationales, peut demander l'annulation du dépôt ou l'interdiction de l'usage d'une marque susceptible de créer une confusion avec la sienne ; Considérant que la notoriété de la marque doit être appréciée non pas dans le cadre national monégasque ou américain, mais dans le cadre de sa diffusion internationale ; Considérant qu'il résulte des pièces versées régulièrement aux débats, et sans même qu'il y ait lieu de se référer à celles dont la nullité est alléguée, que, dès avant l'assignation, la société Domino's Pizza Inc. avait fait enregistrer sa marque, logo et dénomination, dans de nombreux pays parmi lesquels : le Royaume Uni (1988), l'Australie (1984), l'Autriche (1988), le Chili (1988), le Mexique (1987), le Benelux (1988) ; Qu'elle établit également qu'elle exerce effectivement son commerce dans de nombreux pays, dont la France, versant à cet effet aux débats de nombreuses coupures de la presse française et étrangère, ainsi que des prospectus et photographies ; Considérant qu'il suit de cela que la notoriété internationale de la marque de Domino's Pizza Inc. est établie à suffisance ; Considérant qu'en l'état du risque de confusion existant, et relevé ci-avant, il y a lieu de faire droit à la demande de la société Domino's Pizza Inc. tendant à l'annulation du dépôt enregistré sous le n° 90-13472 et à l'interdiction de l'usage de la marque Domino's Pizza et des dessin et logo l'accompagnant, le tout sous astreinte, étant précisé que la locution « Domino's », élément essentiel, se trouve compris dans cette interdiction ; Considérant qu'en revanche les demandes tendant à l'annulation des dépôts enregistrés sous les numéros 90-13471 et 90-13473 sont irrecevables, comme présentées pour la première fois en cause d'appel ; Considérant qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la destruction des documents saisis dans le cadre de l'action en contrefaçon déclarée irrecevable ; Considérant qu'il doit être rappelé que l'exécution provisoire des arrêts de la Cour serait dénuée de sens, ses arrêts étant exécutoires nonobstant recours en révision ; Considérant qu'à défaut de tout texte en la matière et de tout abus dans l'exercice du droit de se défendre en justice, il ne peut être alloué à l'appelante de dommages-intérêts pour couvrir les frais irrépétibles qu'elle dit avoir engagés ;

PAR CES MOTIFS, La Cour d'appel de la Principauté de Monaco, Confirme le jugement du 14 janvier 1993 en ce qu'il a rejeté l'action en contrefaçon intentée à l'encontre de J.-L. H. ; le confirme également en ce qu'il a débouté J.-L. H. de sa demande reconventionnelle ; Le réformant pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant : condamne solidairement J.-L. H. et la SCS J.-L. H. et Cie à payer à la société Domino's Pizza Inc. la somme de 50 000 F à titre de dommages-intérêts ; ordonne l'annulation et la radiation du dépôt enregistré sous le n° 90-13472 par la Direction du commerce, de l'industrie et de la propriété industrielle ; fait interdiction aux intimés de faire usage, sous quelque forme que ce soit de la marque « Domino's Pizza » ainsi que des dessin et logo enregistrés avec ladite marque, y compris la locution « Domino's », ceci sous astreinte non comminatoire de 1 000 F par infraction constatée pendant une durée de trois mois à l'issue de laquelle il pourra être statué à nouveau ; dit irrecevables en l'état les demandes tendant à la radiation des dépôts enregistrés sous les numéros 90-13471 et 90-13473 ; déboute les parties de leurs autres demandes, fins et conclusions ; MM. Sacotte, prem. prés. ; Carrasco, proc. gén. ; Mes Brugnetti, Pastor, av. déf.