Tribunal de Première Instance de Monaco, 11 mai 1989, n° 25546
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 11 mai 1989, n° 25546 (Lire sur source officielle)
Le jugement rendu le 11 mai 1989 par le Tribunal de première instance de Monaco dans l'affaire opposant la société anonyme française « J. P. Parfumeur » à M.-J. E. constitue une décision de référence au sein de l'ordre juridique monégasque. Située au carrefour du droit international public, du droit de la propriété industrielle et du droit de la responsabilité civile délictuelle, cette décision offre une synthèse particulièrement dense des règles gouvernant la protection des marques internationales sur le territoire de la Principauté. À l'occasion d'un litige classique relatif à l'usage d'une dénomination protégée à titre d'enseigne et de nom commercial pour une boutique de prêt-à-porter de luxe, la juridiction monégasque de premier degré a été conduite à trancher des questions fondamentales touchant à la hiérarchie des normes, aux modes d'acquisition du droit sur la marque, ainsi qu'aux critères de qualification et de réparation de la contrefaçon sous l'empire de la loi n° 1.058 du 10 juin 1983 (également citée dans le texte sous la date du 17 juin 1983) sur les marques de fabrique, de commerce ou de service.
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
La société anonyme de droit français dénommée « J. P. Parfumeur » est titulaire en France de la marque nominale « J. ». Afin d'assurer le rayonnement et la protection de ce signe distinctif au-delà des frontières nationales françaises, cette société a procédé à son enregistrement international. Plus précisément, le 8 mars 1983, elle a renouvelé pour une durée de vingt ans le dépôt de ladite marque auprès du Bureau International de la Propriété Intellectuelle (sous le numéro R. 266873), en se conformant aux prescriptions de l'article 7 de l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques du 14 avril 1891, tel que révisé en dernier lieu à Stockholm le 14 juillet 1967. Cet instrument international avait été rendu exécutoire à Monaco par l'Ordonnance Souveraine n° 5.685 du 29 octobre 1975, la Principauté y ayant par ailleurs adhéré dès le 29 avril 1956.
Conformément au mécanisme de l'article 3 bis de l'Arrangement de Madrid, tel que modifié à Nice en 1957 et à Stockholm en 1967 — en vertu duquel l'ensemble des États de l'Union de Madrid, dont la Principauté de Monaco, ont déclaré que la protection résultant de l'enregistrement international ne s'étend à leur territoire que sur demande expresse du titulaire —, la société « J. P. Parfumeur » a expressément sollicité l'extension de la protection de la marque « J. » au territoire monégasque lors de son dépôt renouvelé.
Sur le plan de la spécialité, le renouvellement du dépôt international désignait les produits relevant des classes 3, 5, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 23 à 26 et 34 telles que définies par la classification internationale issue de l'Arrangement de Nice du 15 juin 1957, révisé à Genève le 13 mai 1977 (rendu exécutoire à Monaco par l'Ordonnance Souveraine n° 7.046 du 20 mars 1981, la classification ayant été ultérieurement publiée par annexe à l'Ordonnance Souveraine n° 7.802 du 21 septembre 1983). Si la société française utilisait principalement sa marque pour la distribution de parfums et seulement de manière exceptionnelle pour celle de robes et d'accessoires, l'enregistrement international couvrait expressément la classe 25, laquelle vise notamment les vêtements.
Or, la société « J. P. Parfumeur » a découvert qu'un magasin de vêtements établi à Monaco, au rez-de-chaussée de l'immeuble F., exploitait depuis 1977 un fonds de commerce de prêt-à-porter de luxe ayant adopté, sans son autorisation, la dénomination « J. » à titre d'enseigne et de nom commercial. Ce fonds était exploité en nom personnel par M.-J. E.
Afin d'établir la matérialité des faits qu'elle estimait constitutifs de contrefaçon ou d'imitation illicite et frauduleuse de sa marque au sens des articles 23 et suivants de la loi n° 1.058, la société titulaire a sollicité et obtenu du Président du Tribunal de première instance, le 18 décembre 1986, sur présentation d'un extrait du registre international des marques, une ordonnance autorisant une mesure de saisie-contrefaçon. Cette ordonnance permettait à la requérante de faire procéder, par tout huissier de son choix, à la désignation, à la description détaillée et à la saisie réelle en deux exemplaires de tous produits et documents publicitaires irrégulièrement revêtus de la marque « J. » exposés à la vente ou émanant du magasin, ainsi qu'à la description de l'enseigne.
En exécution de cette ordonnance présidentielle, Maître Marie-Thérèse Escaut-Marquet, huissier, a dressé un procès-verbal de constat et de saisie le 15 mai 1987. Les opérations ministérielles ont permis de relever que la dénomination « J. » était omniprésente dans l'exploitation du fonds de commerce de prêt-à-porter de luxe :
- elle figurait à titre d'enseigne sur la vitrine, à gauche de la porte d'entrée, en lettres blanches d'une hauteur d'environ 60 centimètres, ainsi que sur le battant gauche de la porte d'entrée en lettres blanches d'environ 10 centimètres de hauteur ;
- elle était apposée sur les étiquettes des vêtements mis en vente (non pas à titre de « griffe » sur le vêtement lui-même, mais de manière accessoire sur l'étiquette de spécification, en face de la rubrique « client ») ;
- elle était reproduite sur de grands sacs en matière plastique blanche et sur des sacs en papier remis à la clientèle pour le transport des articles acquis ;
- elle apparaissait enfin sur des cartes publicitaires assorties aux sacs ainsi que sur le cachet commercial du magasin.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Respectant le délai impératif de quinzaine prévu à peine de nullité des constatations par l'article 29 de la loi n° 1.058, la société « J. P. Parfumeur » a fait assigner M.-J. E. devant le Tribunal de première instance de Monaco.
Dans le dernier état de ses écritures, la société demanderesse soutenait que les faits constatés par huissier caractérisaient incontestablement une contrefaçon ou, à tout le moins, une imitation illicite ou frauduleuse de la marque « J. ». Elle formulait en conséquence un ensemble complet de demandes tendant à la cessation de l'illicite, à la réparation de son préjudice et à l'indemnisation de ses frais :
- Sur les mesures d'interdiction et de destruction : elle sollicitait qu'il soit fait interdiction à la défenderesse d'user de la marque « J. » à quelque titre et sous quelque forme que ce soit, sous astreinte définitive de 3 000 francs par infraction constatée et par jour de retard concernant l'enseigne, à compter de la signification du jugement. Elle demandait également la destruction, sous contrôle d'huissier et sous la même astreinte définitive de 3 000 francs par jour de retard, de tous documents, papiers commerciaux, cartes, emballages, étiquettes et autres supports portant la dénomination litigieuse en possession de la commerçante.
- Sur les mesures de réparation pécuniaire et d'instruction : elle réclamait la condamnation de M.-J. E. au paiement d'une somme de 200 000 francs en réparation de l'atteinte portée à la marque elle-même, ainsi qu'une indemnité provisionnelle de 500 000 francs au titre de la perte partielle de marché qu'elle estimait avoir subie, sollicitant en outre la désignation d'un expert-comptable afin de déterminer l'indemnité définitive devant lui revenir de ce chef.
- Sur les mesures de publicité et les frais : elle requérait la publication du jugement à intervenir dans six journaux ou revues monégasques ou étrangers (notamment français) de son choix, aux frais de la défenderesse à raison de 20 000 francs par insertion, au besoin à titre de dommages-intérêts complémentaires. Enfin, elle sollicitait l'allocation d'une somme de 20 000 francs au titre des frais dits « irrépétibles », le tout assorti de l'exécution provisoire.
En réplique, M.-J. E. concluait à l'irrecevabilité et au mal-fondé de l'ensemble des prétentions de la société française, en articulant sa défense autour de quatre moyens principaux :
- Un moyen d'irrecevabilité tiré de la nature des textes invoqués : à titre liminaire, la défenderesse soutenait que les articles 23 et suivants de la loi n° 1.058, sur lesquels reposait l'assignation, étaient inapplicables devant la juridiction civile dès lors qu'ils gouvernaient la protection pénale des marques.
- Un moyen de fond tiré du défaut de dépôt national à Monaco : elle faisait valoir que la marque « J. » ne pouvait bénéficier d'aucune protection dans la Principauté faute d'avoir fait l'objet d'un dépôt et d'un enregistrement directs auprès du service de la propriété industrielle de Monaco, comme l'exige l'article 3 de la loi n° 1.058. Selon son interprétation de l'article 1er, dernier alinéa, de l'Ordonnance Souveraine n° 7.801 du 21 septembre 1983 fixant les conditions d'application de la loi, il résultait « explicitement sinon formellement » de ces textes internes postérieurs au traité qu'une marque déposée internationalement devait néanmoins faire l'objet d'un dépôt particulier à Monaco dans les formes impératives de la loi nationale.
- Un moyen tiré de l'absence d'atteinte au droit de marque : elle affirmait n'avoir utilisé la dénomination « J. » que pour désigner son fonds de commerce exploité depuis 1977, sans jamais commercialiser d'effets vestimentaires sous cette marque. Relevant que la demanderesse n'avait, selon elle, jamais vendu à Monaco que des parfums, elle en déduisait que le titulaire de la marque ne pouvait s'opposer à l'usage du signe comme simple enseigne dans le secteur distinct de l'habillement.
- Un moyen tiré de sa bonne foi et de l'absence de préjudice : enfin, M.-J. E. excipait de sa parfaite bonne foi, affirmant ignorer que la marque « J. » pût couvrir des vêtements. Elle précisait que « J. » constituait le surnom officiel sous lequel elle était connue depuis de nombreuses années, notamment dans la vie commerciale, et qu'elle avait obtenu l'autorisation administrative d'exercer sous ce nom. Ajoutant que son activité spécifique n'avait pu créer aucune concurrence au détriment du parfumeur et reprochant à ce dernier sa négligence pour avoir agi tardivement après l'ouverture du magasin, elle concluait qu'à supposer le principe de responsabilité retenu, seuls des dommages-intérêts symboliques pourraient être alloués, faute de justification d'un dommage réel.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
Le Tribunal de première instance de Monaco était confronté à une série de questions juridiques imbriquées, qu'il convenait de résoudre successivement pour statuer sur le litige :
En premier lieu, sur le terrain du conflit de normes et de la recevabilité de l'action : Une marque nominale régulièrement enregistrée au Bureau international de la propriété intellectuelle avec désignation de Monaco en vertu de l'Arrangement de Madrid est-elle dispensée des formalités de dépôt national prévues par la législation interne monégasque postérieure (loi n° 1.058 de 1983 et ordonnance n° 7.801), et ce dépôt international suffit-il, en l'absence d'usage commercial antérieur par un tiers, à conférer au déposant la propriété de la marque à Monaco l'habilitant à agir au civil sur le fondement des incriminations pénales de contrefaçon ?
En second lieu, sur le terrain de la qualification substantielle de l'atteinte et de sa sanction : L'adoption d'une marque enregistrée pour désigner des vêtements à titre d'enseigne et de nom commercial d'une boutique de prêt-à-porter, accompagnée de son apposition sur des étiquettes, emballages et supports publicitaires, caractérise-t-elle un acte de contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur malgré la bonne foi alléguée et l'exploitation principale de la marque par son titulaire dans le domaine de la parfumerie, et selon quels critères le préjudice en résultant doit-il être évalué ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour accueillir l'action en contrefaçon tout en modérant substantiellement les prétentions indemnitaires de la société demanderesse, le Tribunal développe une motivation rigoureuse et structurée en cinq temps.
1. L'affirmation de la primauté de l'Arrangement de Madrid sur la loi interne postérieure
Le Tribunal écarte d'emblée l'argumentation de la défenderesse qui prétendait subordonner la protection de la marque internationale à l'accomplissement d'un dépôt national monégasque en application de l'article 3, alinéa 2, de la loi n° 1.058 et de la section I de l'Ordonnance Souveraine n° 7.801 du 21 septembre 1983.
Pour ce faire, les juges rappellent le principe cardinal gouvernant l'ordonnancement juridique de la Principauté, consacré par la Cour de Révision dans son arrêt du 21 avril 1980 (G. N-S. née M. c. Y. P. née Q.) : « les conventions internationales priment les lois internes, même postérieures, des pays contractants ». Dès lors que la Principauté a adhéré à l'Arrangement de Madrid à compter du 29 avril 1956 et que sa version révisée à Stockholm en 1967 a été rendue exécutoire à Monaco par l'Ordonnance Souveraine n° 5.685 du 29 octobre 1975, ce traité international prime la loi n° 1.058 de 1983. La loi interne ne conserve en cette matière qu'une « valeur supplétive à défaut de dépôt international régulier ».
Le Tribunal précise en outre que l'article 1er, dernier alinéa, de l'Ordonnance Souveraine n° 7.801 ne concerne pas la marque litigieuse (laquelle ne relève pas des conventions visées par l'article 2 de la loi n° 1.058). Par application directe de l'article 4 de l'Arrangement de Madrid, et en l'absence de tout refus de protection notifié par l'Administration monégasque sur le fondement de l'article 5 dudit traité, la marque « J. » bénéficie à Monaco exactement de la même protection que si elle y avait été directement déposée. Le Tribunal prend soin de noter que la demanderesse est fondée à revendiquer le bénéfice de l'Arrangement de Madrid plutôt que celui de la Convention de Paris du 20 mars 1883 (également applicable mais moins favorable en ce qu'elle n'institue qu'un simple droit de priorité pour les dépôts nationaux).
2. L'acquisition de la propriété de la marque par le dépôt, forme particulière du premier usage
La protection internationale étant acquise dans son principe, encore fallait-il déterminer si la société « J. P. Parfumeur » était bien le titulaire actuel du droit sur la marque selon la loi monégasque, condition préalable de recevabilité de toute action en contrefaçon devant les juridictions de la Principauté.
Le droit monégasque des marques issu de la loi de 1983 reposant sur le caractère déclaratif du dépôt — où la propriété de la marque s'acquiert par le premier usage —, la défenderesse tentait de tirer profit du fait qu'elle utilisait l'enseigne à Monaco depuis 1977 tandis que le parfumeur n'y aurait pas commercialisé de vêtements. Le Tribunal résout cette difficulté par une règle d'assimilation déterminante : « le dépôt d'une marque antérieurement à tout usage de cette marque par autrui doit être tenu pour une forme particulière du premier usage de celle-ci par le déposant, usage légalement requis pour l'appropriation de la marque selon le droit monégasque ».
Or, le dépôt international renouvelé en 1983 faisait suite à des dépôts antérieurs qui avaient pris effet à Monaco avant même le début de l'exploitation du fonds de commerce par M.-J. E. en 1977 (laquelle n'alléguait d'ailleurs aucun usage antérieur au premier dépôt). En conséquence, par l'effet combiné de l'équivalence du dépôt international au dépôt national et de l'assimilation du dépôt au premier usage, la société demanderesse était pleinement propriétaire de la marque « J. » à Monaco avant sa reproduction par la défenderesse.
3. Le respect du principe de spécialité et la caractérisation des actes de contrefaçon
Répondant au moyen tiré de l'exploitation restreinte de la marque aux seuls parfums sur le territoire monégasque, le Tribunal fait une application stricte de la portée de l'enregistrement au regard du principe de spécialité. Dès lors que l'enregistrement international vise expressément la classe 25 couvrant les vêtements, la protection légale s'étend de plein droit à cette catégorie de produits, peu important l'usage effectif restreint allégué par la défenderesse. L'activité de vente de vêtements exercée par M.-J. E. sous l'enseigne et le nom commercial « J. » (confirmée par son inscription au Répertoire du Commerce et de l'Industrie) portant sur des produits identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement, l'atteinte se situe pleinement dans la sphère de spécialité de la marque.
Sur la qualification juridique des faits matériels, le Tribunal opère une distinction précise :
- la reproduction de la marque « J. » à titre d'enseigne constitue en elle-même une contrefaçon ;
- l'utilisation de cette enseigne, l'usage de la dénomination à titre de nom commercial, ainsi que la diffusion d'articles vestimentaires, de sacs d'emballage et de documents publicitaires revêtus de ce signe s'analysent, « selon le dernier état de la jurisprudence applicable », en un usage de marque contrefaite.
4. La recevabilité de l'action civile et l'inopérance de la bonne foi
Le Tribunal balaye le moyen d'irrecevabilité pris de la nature pénale de l'article 23 de la loi n° 1.058. Si ce texte définit effectivement des incriminations pénales, la commission des faits qui y sont visés ouvre nécessairement à la victime l'exercice de l'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction, laquelle peut être portée devant la juridiction civile conformément aux principes généraux rappelés par la réserve de l'article 15 du Code de procédure pénale.
Quant à la bonne foi invoquée par la commerçante (tirée de son surnom officiel et d'une autorisation administrative d'exercer), le Tribunal rappelle le principe constant selon lequel la bonne foi est totalement inopérante en matière de contrefaçon au civil. La réalisation du délit civil de contrefaçon implique seulement « un élément d'imprudence consistant à avoir reproduit des marques enregistrées et, partant, publiées, sans s'être informé au préalable de leur disponibilité ». Surabondamment, le Tribunal relève qu'en fait, M.-J. E. ne pouvait ignorer l'existence de la marque « J. » dont le caractère notoire n'était pas douteux, et qu'elle avait persisté dans son comportement illégitime malgré l'ancienneté de la demande.
5. L'appréciation souveraine et nuancée du préjudice et des mesures réparatrices
C'est sur le terrain de la liquidation du préjudice que la motivation du Tribunal se révèle la plus factuelle, rejetant les demandes financières très élevées de la demanderesse (700 000 francs au total outre expertise) pour leur substituer une indemnisation mesurée. Le Tribunal décompose l'analyse du dommage passé en deux chefs distincts :
- **Le rejet du