Tribunal de première instance, 22 juillet 2014, La Société de droit irlandais D c/ La Société anonyme monégasque O et la Société anonyme monégasque E

Cour d'appel de Monaco · 24 mars 2010— reformation

• 2.188.019 euros, à titre de dommages et intérêts,
• 750.000 euros au titre du préjudice moral, avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation, avec capitalisation des intérêts, le rejet des demandes reconventionnelles des sociétés O et E. À l'appui de ses demandes, la sociétés de droit irlandais D faisait valoir les arguments suivants :

• sur la recevabilité de son action : La société de droit irlandais D, en réponse à une exception de nullité présentée par les défenderesses indique en premier lieu que celle-ci serait elle-même irrecevable pour ne pas avoir été présentée avant toute défense au fond, en violation donc des dispositions de l'article 264 du Code de procédure civile. Sur la substance même de la nullité invoquée, les défenderesses indiqueraient qu'aucune copie d'acte n'aurait été remise à la société E, alors même qu'une copie de l'assignation a bien été remise au siège social des deux sociétés, 4X, l'huissier ayant bien précisé avoir remis un acte pour chaque société, à la secrétaire présente. Le coût de l'acte correspondrait bien en outre à deux assignations de 8 pages chacune.
• sur les faits : La société de droit irlandais D rappelait qu'elle n'était pas titulaire de la marque « L », (laquelle au demeurant n'aurait été déposée auprès de l'institut national de la propriété industrielle en France que le 16 juillet 2009, par une société R, et donc pas par la société de droit français E ), mais que pour autant le « L » et « B G » (ou « B G  ») désignaient chimiquement le même produit, devant être fabriqué exclusivement par la société de droit irlandais D dans son usine de production en Irlande. De même, seule la société de droit irlandais D devait procéder à la conception, la fabrication et l'impression des étiquettes devant être apposées sur les bidons de produit à livrer, même quand la DGAL avait imposé un double étiquetage en mars 2009. Suite à la saisie effectuée par les douanes, des analyses chimiques avaient été réalisées, démontrant que les lots de « L » commercialisés par la société de droit français E n'avaient pas été fabriqués par la société de droit irlandais D. Ces éléments avaient abouti au retrait par les autorités françaises, le 1er avril 2010, de l'AMM de la société de droit français E s'agissant du produit intitulé « L ». La demanderesse, au regard des éléments objets de saisies-contrefaçons effectuées en France et à Monaco tentait d'estimer les quantités de produits contrefaits. Ainsi, le principal acheteur final de produits, l'Union Invivo, aurait acheté 1.252.140 litres de produit auprès de la société de droit français E entre la première commande le 14 août 2007 et la dernière le 25 juin 2009. Or, au cours de la même période, la société de droit irlandais D n'aurait elle-même vendu à la société de droit français E que 772.000 litres de produits destinés à être étiquetés « L », si bien que 480.140 litres de produits frauduleux auraient été vendus à l'Union In vivo. S'agissant plus précisément du rôle des sociétés défenderesses, la société O, avait eu pour activité, avant sa mise en liquidation amiable au second semestre 2010, la vente de produits phytosanitaires. Or, celle-ci n'étant pas conforme à ses statuts qui prévoyaient la fabrication, l'achat et la vente de tous produits de parfumerie, parfums, produits de beauté, elle avait fait l'objet d'un retrait administratif de constitution par arrêté ministériel n° 2010-336 du 5 juillet 2010. La SAM E était quant à elle spécialisée dans l'achat et la vente de produits chimiques. La saisie-contrefaçon autorisée à Monaco et effectuée dans les locaux de la SAM O le 24 mars 2010 aurait permis d'appréhender des documents démontrant la collusion entre les sociétés de droit français E , O et E dans l'achat et la revente de produits contrefaits. C'est ainsi qu'il apparaîtrait qu'alors que la société de droit irlandais D aurait dû être l'unique fournisseur de la société de droit français E , deux autres sociétés étaient identifiées comme fournisseur de produits L, une société C basée en Suisse et une société sud-africaine V. Des documents saisis, il ressortirait que la société O serait partie prenante à des achats au bénéfice de la société de droit français E . En réponse aux arguments des défenderesses, relatives à des correspondances électroniques internes à la société de droit irlandais D, la demanderesse indiquait que son directeur commercial Europe avait effectivement fait état de la nécessité d'un double étiquetage (L et B G) en avril 2009, du fait d'une telle obligation rappelée par la DGAL, (article R.253-55 du Code rural français alors en vigueur, relatif notamment à un re conditionnement des produits phytopharmaceutiques mis sur le marché dans le cadre d'une importation parallèle).
• sur les qualifications juridiques : La demanderesse invoquait, à l'appui de sa demande d'interdiction d'usage de marque, les dispositions de l'article 5 de la loi n° 1.058 du 10 juin 1983. Si les marques « B » et « G » n'étaient certes pas enregistrées à Monaco, celles-ci seraient toutefois notoires au sens de cet article, c'est à dire au sens des conventions internationales ratifiées par la Principauté en la matière. A cet égard, en suivant notamment les lignes directrices prévues par une recommandation commune de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) il conviendrait d'apprécier la connaissance et la reconnaissance dans le secteur concerné du public et en l'occurrence celle-ci existerait bien dans la sphère économique où la société de droit irlandais D intervient, soit dans le domaine des produits achetés par des coopératives agricoles, des grossistes et des distributeurs de produits phytosanitaires. En outre, en agissant comme elles l'ont fait, les sociétés défenderesses auraient commis des actes de concurrence déloyale, en créant une confusion avec les produits de la société de droit irlandais D, en commercialisant des produits pouvant laisser penser qu'ils avaient été fabriqués par la société demanderesse, sans la moindre garantie quant à leur contenu et qui pouvaient à cet égard comporter un risque pour les utilisateurs. L'organisation de l'achat et de la commercialisation de produits en apparence identiques à ceux fabriqués par la société de droit irlandais D constituerait une faute au sens de l'article 1229 du Code civil. En profitant de la notoriété de la société de droit irlandais D, reconnue pour la qualité des produits qu'elle distribue et son savoir-faire, les agissements des sociétés défenderesses auraient ainsi eu pour effet de détourner une partie de la clientèle de B. Le préjudice en résultant pour la société de droit irlandais D serait constitué par la perte de marge résultant de ce détournement. La société de droit irlandais D estimait à 988.000 litres le total des produits frauduleux entre 2007 et 2009. La demanderesse indiquait ne pouvoir chiffrer avec précision que des ventes litigieuses représentant un volume de 655.900 litres. Sur cette base, au regard du prix de vente qu'elle même pratiquait et des coûts de revient du produit, la marge nette qui aurait pu être dégagée aurait été de 2.188.019 euros. De plus, l'acte concurrentiel serait en lui-même contraire aux usages honnêtes en matière industrielle et commerciale et violant l'obligation générale de bonne foi, portant atteinte à l'image de marque et la crédibilité de la société de droit irlandais D, un préjudice moral serait constitué à hauteur de la somme de 750.000 euros. En défense, les sociétés O et E ont conclu sur le fond à trois reprises les 3 juillet 2012, 9 octobre 2013 et 12 mars 2014. Aux termes de leurs dernières écritures, elles sollicitaient : à titre liminaire : la nullité de plein droit du procès-verbal de saisie établi par Me ESCAUT-MARQUET le 24 mars 2010 et que soit constatée l'absence de fondement de l'assignation en validation de saisie contrefaçon du 8 avril 2010, à titre principal, l'irrecevabilité de l'action de la société de droit irlandais D, à titre subsidiaire, la mise hors de cause de la société E et la condamnation de la société de droit irlandais D à lui payer une somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre, plus généralement, le débouté de la société de droit irlandais D de toutes ses demandes fins et conclusions, à titre reconventionnel, la condamnation de la société de droit irlandais D à payer aux sociétés E et O la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, en tout état de cause, la condamnation de la société de droit irlandais D au paiement de la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'article 29 de la loi du 10 juin 1983 et sa condamnation aux dépens, avec distraction au profit de Me MICHEL, outre à la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles. À l'appui de leurs demandes, les sociétés défenderesses exposaient les éléments suivants :
• sur la procédure : Les sociétés défenderesses indiquaient que la copie de l'acte d'assignation du 8 avril 2010 en validation de saisie contrefaçon ne mentionnerait que la société E et nullement la société O. Elles indiquaient que l'acte introductif d'instance était fondé sur la saisie-contrefaçon réalisée à l'égard de la seule société O et que l'article 29 de la loi n°1.058 du 10 juin 1983 prévoyait bien que la saisie était nulle de plein droit, à défaut pour le requérant de s'être pourvu dans le délai de quinzaine par la voie civile. Cette nullité devrait donc être constatée. En conséquence, tout le dossier étant fondé sur cette saisie, les demandes de la société de droit irlandais D devraient être déclarées irrecevables. Enfin, aucune disposition n'imposerait de faire valoir des arguments tirés de la loi, spéciale, du 10 juin 1983, in limine litis, contrairement aux dispositions, générales, du Code de procédure civile.
• sur l'application de la loi n°1.058 du 10 juin 1983 : Les sociétés défenderesses indiquaient qu'aux termes de l'article 3 de la loi n° 1.058 du 10 juin 1983, le droit de se prévaloir de la propriété exclusive d'une marque prétendument contrefaite suppose que celle-ci ait été préalablement enregistrée à Monaco, ce qui n'est pas le cas en l'espèce de la part de la société de droit irlandais D concernant la marque B G dont elle demande la protection. En outre, l'enregistrement communautaire d'une marque, auprès de l'OHMI s'avérerait dépourvu d'effet sur le territoire monégasque, comme la Cour d'appel l'aurait déjà jugé. Consciente de son incurie, la société demanderesse solliciterait alors à son profit le bénéfice de l'article 5 de la loi n°1.058 sur la protection de la marque notoire. Or, en l'espèce, le produit B G n'aurait, selon les défenderesses, aucune renommée internationale, n'aurait jamais fait la une de journaux populaires et ne pourrait être connue que d'un public réduit d'érudits spécialisés dans la maîtrise de l'enherbement dans l'agriculture. De même, une éventuelle notoriété de la marque acquise en Irlande, pays de la société demanderesse, serait indifférente à Monaco.
• sur la mise hors de cause de la société E : La société E n'aurait été attraite par la demanderesse que parce qu'elle serait in bonis. Cependant, aucune pièce du dossier ne démontrerait son éventuelle implication. Ainsi, la saisie-contrefaçon n'avait été sollicitée et autorisée, qu'à l'égard de la société O.
• sur les faits de contrefaçon : Les sociétés défenderesses indiquaient que la société de droit irlandais D serait elle-même impliquée dans l'éventuelle contrefaçon de ses propres produits. Elle produisait ainsi aux débats un courrier électronique d'un ancien salarié de la société de droit irlandais D, P. H., en date du 16 avril 2009, par lequel celui-ci passerait des commandes d'étiquettes auprès de la société de droit français E . En tout état de cause, aucun acte de contrefaçon ne pourrait être retenu à la charge des sociétés O et E. Sur les quantités de produits litigieux évoquées par la demanderesse, celles-ci ne concerneraient que la seule société de droit français E . La société O indiquait qu'elle était certes liée à de droit français E par une convention de gestion administrative et comptable mais que cela n'impliquait nullement sa participation, notamment dans la confection de quelque étiquette que ce soit pour son propre compte. SUR QUOI :
• Sur la recevabilité de l'action de la société de droit irlandais D : Attendu que les sociétés défenderesses présentent leur demande en soutenant que l'exploit d'assignation n'aurait pas été remis à la société O et que dès lors, en application des dispositions de l'article 29 de la loi n° 1.058 du 10 juin 1983, le requérant ne se serait pas pourvu dans la quinzaine de la saisie, devant une juridiction civile, si bien que cette saisie serait nulle de plein droit ; que celle-ci étant le support unique de l'action, l'irrecevabilité en découlerait ; Attendu que la nullité invoquée est celle de la saisie contrefaçon autorisée et réalisée le 24 mars 2010 dans les locaux de la société O à Monaco et qu'il s'agit donc bien d'un acte de procédure, autre que l'exploit introductif d'instance, au sens de l'article 264 du Code de procédure civile, ce texte imposant que les nullités y relatives soient proposées avant toute discussion de ces actes au fond, aucune exception n'existant en l'espèce s'agissant des saisies contrefaçons issues de la loi n° 1.058 du 10 juin 1983 ; Attendu en l'espèce que ce n'est que par conclusions du 9 octobre 2013 que les sociétés défenderesses ont présenté pour la première fois cette exception, alors même qu'elles avaient conclu au débouté des demandes de la société de droit irlandais D le 28 juin 2012, si bien que l'exception de nullité présentée est elle-même irrecevable ; Attendu en tout état de cause que le Tribunal note qu'il ressort clairement de la pièce n° 46 versée aux débats par la demanderesse que deux copies de l'exploit d'assignation ont été laissées, certes à une seule secrétaire, mais à charge pour elle de les remettre aux deux sociétés défenderesses, si bien que cette exception de nullité et d'irrecevabilité a été soulevée avec légèreté ;
• Sur les demandes d'interdiction d'usage des marques B et G : 1/ Attendu que la société de droit irlandais D sollicite cette interdiction d'usage à l'encontre des sociétés O et E sur le fondement de la loi n° 1.058 du 10 juin 1983 ; Attendu que la société de droit irlandais D n'a pas fait procéder à l'enregistrement des marques B et G à Monaco en application de l'article 3 de ce texte qui aurait entraîné de plein droit la protection de ces marques nominales, tout comme aurait pu le permettre l'enregistrement auprès du Bureau International de l'OMPI, du fait du caractère exécutoire à Monaco de la convention de Stockholm du 14 juillet 1967 ; Que l'enregistrement de droit de l'union européenne (qui en l'espèce a été réalisé, auprès de l'OHMI) étant dépourvu d'effet en Principauté de Monaco, la société demanderesse ne peut en conséquence qu'invoquer à l'appui de ses demandes l'article 5 de la loi qui dispose que le titulaire d'une marque notoirement connue au sens des dispositions des conventions internationales visées à l'article 2 peut demander l'annulation du dépôt ou l'interdiction de l'usage d'une marque susceptible de créer une confusion avec la sienne ; Attendu dès lors qu'il convient de déterminer si les marques B et G sont notoires au sens de ce texte, qui fait expressément renvoi aux dispositions des conventions internationales ratifiées par la Principauté pour apprécier ce critère de notoriété ; Qu'ainsi, l'article 6 bis de la convention de Paris, modifiée, du 20 mars 1983, rendu exécutoire par Ordonnance Souveraine n° 5.687 du 23 octobre 1975, pour la protection de la propriété industrielle, fait référence au caractère notoire d'une marque sans pour autant la définir, mais que l'exposé des motifs de la loi n° 1.058, se référant au caractère exigu du territoire de la Principauté de Monaco, sur lequel sont utilisées de nombreuses marques déposées à l'étranger, amène à considérer que la notoriété ne doit pas être strictement appréciée sur le plan national, par les juridictions monégasques, mais plutôt au plan international, puisque du fait justement de la taille réduite du pays, une marque d'une importante renommée à l'étranger pourrait ne pas avoir encore pénétré le marché national, notamment par une absence de publicité et du fait de sa dimension réduite qui pourrait, selon le secteur concerné, être peu propice à la promotion de certains produits ; Que surtout, sous l'égide de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (Monaco ayant ratifié l'arrangement de Madrid du 14 avril 1891, exécutoire aux termes d'une ordonnance souveraine n° 5.685 du 29 octobre 1975), des recommandations communes concernant des dispositions relatives à la protection des marques notoires ont été adoptées lors de la 34ème série de réunions des assemblées des Etats membres de l'OMPI en 1999 et qu'à titre d'indication à prendre en compte pour déterminer la notoriété, les autorités compétentes sont invitées à considérer notamment : le degré de connaissance ou de reconnaissance de la marque dans le secteur concerné du public, la durée, l'étendue et l'aire géographique de toute utilisation de la marque, de sa promotion et de tout enregistrement déjà effectué ; Qu'il faut entendre notamment par secteur concerné du public les consommateurs effectifs ou potentiels des produits ou des services auxquels la marque s'applique ou les personnes appartenant aux circuits de distributions afférents ; Attendu en l'espèce que la société de droit irlandais D, fondée en 1979, commercialise ses produits en Europe de manière soutenue depuis au moins 18 ans, (dépôt des marques nominales B et G à l'OHMI en 1996, avec renouvellement régulier) et qu'il ressort de la brochure qu'elle verse aux débats que ces noms apparaissent sur des produits phytosanitaires vendus dans une vingtaine de pays de l'union européenne, que ces noms font l'objet d'une publicité auprès des professionnels du secteur et qu'ils ressortent d'articles de revues spécialisées ( extraits de « perspectives agricoles » de l'année 2007 sur la gestion du glyphosate) ; qu'enfin, la demanderesse démontre qu'une simple recherche internet associant les deux mots B et G fait apparaître les produits de la société de droit irlandais D en première occurrence ; Que la notoriété de ces marques nominales, au regard de la durée et de l'étendue géographique de leur usage, doit d'autant plus être retenue que la demanderesse affirme sans être contredite que pour la seule période 2007-2009, plus de deux millions cinq cents mille litres de produits où les noms apparaissent ont été vendus seulement en France ; Attendu en conséquence que la société de droit irlandais D doit être reconnue comme titulaire des marques notoires B et G au sens de l'article 5 de la loi n° 1.058 du 10 juin 1983 ; 2/ Attendu, au cas particulier, que la société de droit irlandais D indique bien ne pas être titulaire de droits sur le nom « L », pas plus d'ailleurs que ne le sont les sociétés défenderesses ; Attendu cependant que c'est sous ce nom que le produit B G était commercialisé en France, la société française E , distributeur de la société de droit irlandais D en France ayant obtenu une autorisation de mise sur le marché sous ce nom ; Attendu qu'il ressort de la lecture des étiquettes légitimes apposées sur les contenants de produits « L » que le nom B apparaît, le consommateur faisant donc nécessairement le lien avec la société productrice demanderesse ; 3/ Attendu que suite à un contrôle douanier effectué en octobre 2009, il est apparu que 85.600 litres de produits L appartenant à la société de droit français E et en instance d'être livrés à un client final, l'union IN VIVO ont été suspectés de contrefaçon ; Que les étiquettes apposées sur certains de ces produits (pièces 15 et 16 de la demanderesse) seraient des imitations des étiquettes originales des produits « L », « G » ; Que l'autorisation de mise sur le marché a été retirée à la société de droit français E pour le produit « L » ; Attendu que la société française E , dont la liquidation judiciaire a au demeurant été clôturée, n'est pas attraite dans la présente cause et qu'il convient de déterminer le rôle des sociétés défenderesses ; Attendu à cet égard que la société O affirme elle-même avoir été liée par une convention administrative et comptable avec la société de droit français E ; Que des documents saisis au siège monégasque de la société O, il ressort que cette société a pu procéder à des achats de produits définis comme « L » auprès d'au moins deux sociétés fabricantes, société de droit suisse C et société de droit sud-africain V; Que sans même évoquer à ce stade une éventuelle mauvaise foi qui sera analysée dans le cadre des demandes relatives à la concurrence déloyale, le fait que la société O ait pu effectuer des opérations relatives à des produits dénommés « L », qui n'ont pas été fabriqués par la société de droit irlandais D, justifie pour la protection des marques B et G, qu'il soit fait interdiction d'utiliser ces noms ; Qu'il en sera de même s'agissant de la société E, qui partage le même siège social que la société O en liquidation et dont le dirigeant, a. CO-CI. a eu des responsabilités au sein de la société O au point de signer pour le nom de cette société un protocole d'accord transactionnel le 14 mai 2009 engageant les deux sociétés auprès de l'Union IN VIVO, et dans lequel il est question de la livraison de « L d'origine B » ; Qu'ainsi, si tant est que sous le nom « L » des opérations puissent être réalisées à l'avenir par cette société, seule in bonis, dont l'objet social est l'achat et la vente de produits chimiques, l'information du consommateur sur le fait qu'il achète un produit qui n'a pas pour origine la société de droit irlandais D sera assurée par l'absence de toute mention des noms B et G ; Attendu que cette interdiction d'usage sera assortie d'une astreinte provisoire de 1.000 euros par infraction constatée ;
• Sur les demandes en paiement de dommages et intérêts pour concurrence déloyale : Attendu que l'action en concurrence déloyale trouve son fondement dans les principes de la responsabilité civile délictuelle ressortant des dispositions de l'article 1229 du Code civil et que sont susceptibles de caractériser la faute d'un opérateur économique tout acte concurrentiel de nature à créer une confusion avec les produits d'un concurrent ; Attendu en l'espèce que comme indiqué les documents saisis par l'huissier le 4 mars 2010 démontrent que la société O a pu réaliser des opérations d'achats et de commandes de produits « L » à deux sociétés productrices sans lien avec la société de droit irlandais D ; Qu'il s'agissait de livrer ces produits à la société de droit français E ; Que la société de droit français E était nécessairement de mauvaise foi en commandant des produits « L » portant des mentions B dont elle savait qu'ils ne provenaient pas de la société irlandaise ; Qu'à cet égard, les courriers électroniques produits par les défenderesses émanant d'un ancien directeur commercial pour l'Europe de la société de droit irlandais D, font état uniquement de la nécessité d'un double étiquetage (G-L) en avril 2009 mais ne sont nullement la preuve de la connaissance par la société de droit irlandais D que des produits qu'elle-même n'avait pas fabriqués serait vendus comme tels, ce qui apparaît en outre aberrant économiquement, sauf pour les défenderesses à démontrer l'existence d'un système de fraude, ce qu'elles ne réalisent nullement ; Attendu que la société O, qui a agi sciemment hors de son objet social, ne pouvait ignorer que la mention « B » sur les étiquettes de produits « L » étaient nécessairement contrefaisantes dès lors qu'elle achetait ces produits aux sociétés de droit suisse C et société de droit sud-africain V; Qu'il ressort même des déclarations d'a B, dirigeant de la société de droit français E lors d'une des saisies-contrefaçon réalisée en France que certaines étiquettes auraient été réalisées par la société O ; Que ces affirmations sont étayées par la pièce n°36 produite par la demanderesse à la présente procédure, s'agissant dans la saisie réalisée à Monaco, d'un document faisant état de la livraison par O, de 10.000 livrets pour des produits « L » ; Attendu que la participation active de la société O est ainsi démontrée ; Qu'en revanche, aucun élément produit aux débats ne permet de démontrer une implication de la société E ; Attendu que la faute de la société O a créé un préjudice économique à la société de droit irlandais D, constitué par la perte de marge qu'elle aurait pu réaliser en vendant l'équivalent de produits commandés aux sociétés de droit suisse C et société de droit sud-africain Ven considérant toutes choses égales par ailleurs, notamment la demande des clients ; Que pour calculer son préjudice la société demanderesse a pris en compte les flux avec la société de droit français E ; Attendu qu'il convient cependant en l'espèce de considérer les quantités pour lesquelles l'implication de la société O est prouvée ; Qu'à cet égard, il ressort de l'addition des quantités de produits commandés par O (pièce 35 à 37 de la demanderesse), une quantité totale de 304.000 litres ; Que la marge par litre moyenne ressort à 3,335 euros/litres pour la société B si bien qu'un préjudice purement économique d'un montant de 1.013.840 euros est caractérisé ; Qu'au regard de l'atteinte aux droits protégés et de la confusion potentiellement créée dans l'esprit des partenaires de la société B, un préjudice total, toutes causes confondues d'un million cent mille euros (1.100.000 euros) sera retenu par le Tribunal ; Que la société O sera condamnée à payer cette somme à la société B, les intérêts ne courant qu'à compter du jugement, au regard de la nature constitutive de la condamnation ;
• Sur les autres chefs de demandes : Attendu que la société B triomphe, au moins partiellement, en ses demandes, les demandes reconventionnelles en paiement de dommages et intérêts des défenderesses seront rejetées ; Attendu qu'aucune urgence, au sens de l'article 202 du code de procédure civile, ne justifie, le prononcé de l'exécution provisoire de la présente décision ; Attendu que les sociétés O et E seront condamnées solidairement aux dépens, en application de l'article 235 du Code de procédure civile ;